Tribunal de grande instance de Paris, 26 août 2009, 2008/05395

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Août 2009 3ème chambre 3ème section N°RG: 08/05395 N° MINUTE : /i 0 DEMANDERESSES Société GUCCIO GUCCI SpA 73/R, Via Tornabuoni, 1-50 123 Firenze ITALIE S.A.S GUCCI FRANCE [...] 75116 PARIS représentées par Me Grégoire TRIET - GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LA BOTTINE SOURIANTE [...] 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Dominique BOUTIERE - SCP GOGUEL MONESTIER VALLETTE VIALLARD et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.l11 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Président AgnèsTHAUNAT, Vice-Président Florence GOUACHE. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Léoncia BELLON, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l'audience du 16 Juin 2009 tenue publiquement devant Elisabeth B et Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe pmd Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE: La société GUCCIO GUCCI SpA, créée dès 1921, commercialise des produits de maroquinerie de haute facture ainsi que des vêtements de haute couture, des accessoires de mode, et des chaussures. La société GUCCIO GUCCI SpA a déposé les marques figuratives, consistant en la représentation stylisée d'un mors de cheval, suivantes : marque française figurative n° 05 3 363 023 déposée le 3 juin 2005, pour désign er notamment le produit en classe 25 « chaussures » ; marque communautaire figurative n° 004 423 273 déposée le 29 avril 2005 et enregistrée le 3 avril 2006, pour désigner notamment le produit en classe 25 « chaussures ». La société utilise en effet depuis les années 1950 le mors de cheval pour agrémenter ses produits de maroquinerie qui sont par ce signe reconnus d'un large public. La société GUCCI FRANCE commercialise en France les articles de la société GUCCIO GUCCI Spa en tant que franchisé. Le 26 mars 2008, la Recette principale des Douanes de Trappes a notifié à la société GUCCIO GUCCI SpA, la mise en retenue de 204 paires de chaussures présumées contrefaire ses marques, sur le fondement de l'article L716-8 du code de la propriété intellectuelle. Après avoir demandé la levée du secret professionnel, le 25/03/2008, la société GUCCIO GUCCI SpA a obtenu des Douanes l'identité de la société LA BOTTINE SOURIANTE dans laquelle le contrôle a eu lieu. Les sociétés GUCCI GUCCIO Spa et GUCCI FRANCE ont assigné la société LA BOTTINE SOURIANTE, le 2 avril 2008, en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Par conclusions récapitulatives en date du 03/04/2009, Les sociétés GUCCI GUCCIO Spa et GUCCI FRANCE sollicitent du tribunal de : -dire que l'action en contrefaçon de la société GUCCIO GUCCI SpA fondée sur les articles L 713-2 a) et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, ou subsidiairement L 713 -3 b) et L 716-1, est recevable et bien fondée ; -dire que les paires de chaussures, détenues et offertes à la vente par la société LA BOTTINE SOURIANTE, constituent la contrefaçon de la marque française n° 05 3 363 023 dont la société GUCCIO GUCCI SpA es t titulaire ; -dire que l'action en contrefaçon de la société GUCCIO GUCCI SpA fondée sur les articles 9.1 a) du Règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 et L 717-1 du CPI, est recevable et bien fondée ; -dire que les paires de chaussures, détenues et offertes à la vente par la société LA BOTTINE SOURIANTE, constituent la contrefaçon de la marque communautaire n° 004 423 2 73 dont la société GUCCIO GUCCI SpA est titulaire ; -dire que l'action en concurrence déloyale de la société GUCCI France est recevable et bien fondée ; -dire qu'en détenant et en offrant à la vente des articles portant atteinte aux droits de la société. GUCCIO GUCCI SpA sur ses marques, la société LA BOTTINE SOURIANTE commet des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société GUCCI France ; En conséquence, de : -condamner la société LA BOTTINE SOURIANTE à verser à la société GUCCIO GUCCI SpA la somme de 50 000 Euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque française n° 05 3 363 023 ; -condamner la société LA BOTTINE SOURIANTE à verser à la société GUCCIO GUCCI SpA la somme de 50 000 Euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque communautaire n° 004 423 273 ; -condamner la société LA BOTTINE SOURIANTE à verser à la société GUCCIO GUCCI SpA la somme de 10 000 Euros en réparation de son préjudice commercial ; -condamner la société LA BOTTINE SOURIANTE à verser à la société GUCCI France la somme de 50 000 Euros à titre de réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale à son encontre ; -interdire à la société LA BOTTINE SOURIANTE d'apposer ou de faire apposer sur ses produits, des signes reproduisant ou imitant illicitement la marque française n° 05 3 363 023 et la marque communautaire n° 004 4 23 273 de la société GUCCIO GUCCI SpA, ainsi que de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant la reproduction ou l'imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte définitive de 150 Euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; -ordonner la destruction, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des chaussures revêtues des signes contrefaisants aux frais de la société LA BOTTINE SOURIANTE ; -ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou magazines au choix des demanderesses et aux frais de la société LA BOTTINE SOURIANTE, le coût de chacune de ces publications ne pouvant être inférieur à 3 000 Euros ; -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -condamner la société LA BOTTINE SOURIANTE à verser à la société GUCCIO GUCCI SpA la somme de 30 000 Euros au titre de l'article 700 CPC ; -condamner la société LA BOTTINE SOURIANTE à verser à la société GUCCI France la somme de 30 000 Euros au titre de l'article 700 CPC ; -condamner la société LA BOTTINE SOURIANTE aux entiers dépens. Par dernières conclusions en réponse en date du 07/05/2009, la société LA BOTTINE SOURIANTE considère, à titre principal, que les éléments constitutifs de la contrefaçon ne sont pas réunis dans la mesure où les pièces versées aux débats sont irrecevables. A titre reconventionnel, elle soulève la nullité des marques française et communautaire opposées pour absence de distinctivité. Il est alors demandé au tribunal de : -constater l'irrecevabilité des pièces suivantes n°12 e-mail des Douanes de Trappes du 5 juin 2008 ; n° 13 e-mail des Douanes de Trappe s du 26 mars 2008 ; n° 14, 15, 16, 17, 18, et 19 captures d'écran ; n° 34 e-mail d es Douanes de Trappes en date du 17 novembre 2008 couvertes par le secret prévu par l'article 59 bis du Code des Douanes, et de les écarter des débats ; -dire que le dépôt de la marque française n° 05 3 3 63 023 et le dépôt de la marque communautaire n° 004 423 273 sont entachés de nulli té pour défaut de distinctivité ; -dire que la société GUCCIO GUCCI SpA est mal fondée en l'intégralité de ses demandes en contrefaçon, en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes ; -sur les faits de concurrence déloyale, dire GUCCI France irrecevable pour défaut de qualité à agir ; -subsidiairement, dire que ces sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI FRANCE sont mal fondées; -condamner les sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI France aux dépens et in solidum à payer à la société LA BOTTINE SOURIANTE la somme de 10 000 Euros au titre de l'article 700 CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la procédure douanière et l'établissement de la contrefaçon : L'article L716-8 du code de la propriété intellectuelle régit le régime de la retenue douanière et prévoit clairement de déroger à l'article 59 bis du code des douanes en ce que les douaniers peuvent communiquer au demandeur communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur , du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que leur quantité, leur origine et leur provenance. De plus, le même article conduit les Douanes a indiqué au propriétaire de la marque ou à son bénéficiaire la nature, la quantité réelle ou estimée des marchandises placées en retenue, là encore par dérogation à l'article 59 du code des douanes. Cette communication doit bien entendu permettre au propriétaire de la marque de reconnaître l'usage ou non des éléments distinctifs de son signe protégé et engendre, à défaut de reconnaissance sur place, communication visuelle de la marchandise retenue par voie électronique suite à prise de clichés par les services douaniers. L'engagement d'une procédure dans les dix jours de la retenue sur le fondement de tels éléments est parfaitement régulière et correspond aux prescriptions de l'article L716-8 du code de la propriété intellectuelle. En l'espèce, les éléments transmis régulièrement par les douanes dans le respect des textes précités permettent d'engager la procédure sans besoin d'une saisie réelle des marchandises. Les pièces n°12 e-mail des Douanes de Trappes du 5 juin 2008, n° 13 e-mail des Douanes de Trappes du 26 mars 2008, n° 14, 15, 16,17, 18, et 19 captures d'écran, n° 34 e-mail des Douanes de Trappes en date du 17 novembre 2008 sont parfaitement recevables, tout autant que l'action engagée sur leur production. Sur la distinctivité des marques française figurative n° 05 3 363 023 et communautaire figurative n° 004 423 273 représentan t un mors de cheval : Le défendeur soutient que la société GUCCIO CUCCI Spa possède des marques non distinctives puisque les mors de Verdun représentés sont courants dans le milieu équestre et que la marque HERMES les commercialise sous forme de boutons de manchette et utilise fréquemment ce type de figures sur ses foulards. L'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et que sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. En l'espèce, la société LA BOTTINE SOURIANTE ne démontre aucunement que le mors de cheval n'est pas distinctif pour désigner des chaussures ou qu'il aurait un aspect fonctionnel. Il est établi que les sociétés GUCCI l'utilisent de longue date à titre purement décoratif et que les nombreuses communications sur ce signe n'ont pas atteint sa distinctivité en matière de chaussures. Les marques françaises et communautaires n° 05 3 363 023 et n° 004 423 273 so nt valables. Sur la contrefaçon : II a été précédemment exposé que la société GUCCIO GUCCI SpA a déposé le 3 juin 2005 et le 29 avril 2005, les marques française et communautaire figuratives, consistant en la représentation stylisée d'un mors de cheval, n° 05 3 363 023 et n° 004 423 273 pour désigner notamment le produit e n classe 25 « chaussures ». Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier des mails émanant des services des douanes et de la photographie des marchandises, que la société LA BOTTINE SOURIANTE fait usage du signe de représentation de mors de chevaux sur l'imprimé de ses chaussures. L'article L713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". De plus, l'article 9, § 1 du règlement (CE) n 40/94 du 20 décembre 1993, indique que " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque". Pour apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné. En l'espèce, les produits fournis portant des mors de chevaux de la société LA BOTTINE SOURIANTE sont identiques aux produits visés dans l'enregistrement des marques française et communautaire n° 05 3 363 023 et n° 004 423 273, s'agissant de chaussures. L'appréciation de la similitude visuelle et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D'un point de vue visuel, les mors sont enchevêtrés tels que dans le dépôt de marque communautaire et présentent les mêmes proportions. Ils sont graphiquement très légèrement différents par un jeu de dissymétrie, mais l'observateur moyen ne peut sans comparaison immédiate avec le produit authentique voir cette subtilité tenant à l'élipse d'une attache remplacée par un cercle de même taille que l'accroche centrale du mors. Sur le plan intellectuel, le choix d'un mors sur une chaussure féminine à talon procède exactement de la même démarche consistant en une référence distinguée au monde hippique. II résulte de ces éléments que l'identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée. Il convient de condamner la société LA BOTTINE SOURIANTE à verser à la société GUCCIO GUCCI SpA la somme totale de 30.000 Euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque française n° 05 3 363 023 et de sa marque communautaire n° 004 423 273. Il est également nécessaire d'interdire à la société LA BOTTINE SOURIANTE d'apposer ou de faire apposer sur ses produits, des signes reproduisant ou imitant illicitement la marque française n° 05 3 363 023 et la marque communautaire n° 004 423 273 de la société GUCCIO GUCCI SpA, ains i que de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant la reproduction ou l'imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte définitive de 150 Euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Par ailleurs, les objets ayant fait l'objet d'une saisie douanière et non d'une simple retenue, la destruction sous contrôle d'huissier n'est pas nécessaire, les marchandises étant entre les mains des services douaniers. Sur la concurrence déloyale : La société GUCCI France justifie d'investissements publicitaires sur ses produits en France et de sensibilisation du consommateur à des produits de couleurs particulières. En l'espèce, la société LA BOTTINE SOURIANTE est importatrice et distributrice de chaussures dont les dégradés et les tons de couleurs (gris, marron et noir) ont été sélectionnées pour être assimilées à l'identité GUCCI développée en France et pour se situer dans le sillage des investissements liés à l'image GUCCI. De la sorte, la société LA BOTTINE SOURIANTE a cherché à profiter des investissements de la société GUCCI FRANCE. Cependant, aucune vente n'ayant été réalisée sur le territoire français des produits litigieux, il convient de limiter l'indemnisation de la société GUCCI FRANCE à la somme de 2.000 €. Sur les autres demandes : A titre de réparation complémentaire, la publication du jugement à intervenir est ordonnée dans 3 journaux ou magazines au choix des demanderesses et aux frais de la société LA BOTTINE SOURIANTE, le coût de chacune de ces publications ne pouvant être inférieur à 3 000 Euros. Il y a lieu de condamner la société LA BOTTINE SOURIANTE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; En outre, elle doit être condamnée à verser à la société GUCCIO GUCCI SpA et à a société GUCCI France, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme totale de 10.000 euros. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare recevables les pièces n°12 e-mail des Douan es de Trappes du 5 juin 2008, n° 13 e-mail des Douanes de Trappes du 26 mars 2008 , n° 14, 15, 16, 17, 18, et 19 captures d'écran, n° 34 e-mail des Douanes de Trapp es en date du 17 novembre 2008 dont la production est conforme à l'article L716-8 du code de la propriété intellectuelle, dérogeant à l'article 59 bis du code des douanes ; Déclare l'action des sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI France recevable ; Déclare valables les marques figuratives françaises et communautaires n° 05 3 363 023 et n° 004 423 273 représentant un m ors de cheval distinctif en classe25 pour désigner des chaussures ; Dit qu'en détenant des chaussures sur lesquelles sont représentées des mors de cheval similaires à ceux objets des marques française et communautaire n° 05 3 363 023 et n° 004 423 273, dont la société GUCCIO GUCCI Spa est titulaire, la société LA BOTTINE SOURIANTE s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon par imitation de ces marques ; DIT qu'en déclinant ses produits dans la même gamme de couleur que les produits GUCCI, la société LA BOTTINE SOURIANTE a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société GUCCI FRANCE ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à la société LA BOTTINE SOURIANTE de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte définitive de 150 Euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la société LA BOTTINE SOURIANTE à payer à la société GUCCIO GUCCI SpA la somme de 30.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - CONDAMNE la société LA BOTTINE SOURIANTE à payer à la société GUCCI France la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.000,00 euros H.T. ; - CONDAMNE la société LA BOTTINE SOURIANTE à payer à la société GUCCIO GUCCI SpA et à a société GUCCI France la somme de 10.0006 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE la société LA BOTTINE SOURIANTE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.