INPI, 10 décembre 2013, 13-2818

OPP 13-2818/ MLE Le 07/11/2013 Devenu définitif le 10/12/2013 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société HORUS PHARMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 avril 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 995 746 portant su r le signe verbal KETOFREE. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage médical ; produit ophtalmologique ; collyre ; collyre anti allergique ; solutions pour l'entretien des lentilles de contact ; Appareils et instruments chirurgicaux, dispositifs médicaux, vétérinaires ; yeux artificiels ». Le 25 juin 2013, la société LABORATOIRES THEA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire QUINOFREE, déposée le 22 novembre 2012 et enregistrée sous le n° 011 368 222. Cet enregistrement porte, notamment, sur les produits suivants : « produits ophtalmologiques ; produits hygiéniques à usage ophtalmologique ; collyres ophtalmologiques ; préparations pour le nettoyage des lentilles de contact ; lotions, crèmes et gels à usage ophtalmologique ; antiseptiques, analgésiques, à usage ophtalmologique ». L'opposition a été notifiée le 25 juillet 2013 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le numéro 13-2818, et celui-ci a présenté des observations, en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société LABORATOIRES THEA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société HORUS PHARMA conteste la comparaison des signes ainsi que celle des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination KETOFREE, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination QUINOFREE, présentée en lettres majuscules droites et noires. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes sont tous deux constitués d'une dénomination unique ; Qu'ils sont de longueurs similaires et ont en commun la lettre O et la séquence finale FREE ; Que cependant, visuellement et phonétiquement, ils diffèrent par leurs éléments d'attaque (KET pour le signe contesté, QUIN pour la marque antérieure), ce qui modifie nettement les séquences KETO et QUINO et confère aux deux signes une physionomie et une prononciation différentes ; Qu'à cet égard, le fait que leurs lettres d'attaque (K pour la demande contesté / Q pour la marque antérieure) soient phonétiquement identiques ne saurait supplanter les différences visuelles et phonétiques prépondérantes des éléments d'attaque KETO et QUINO ; Qu'il en va d'autant plus ainsi qu'ils sont visuellement des plus distincts ; Qu'en outre, la société déposante démontre, par la fourniture de nombreux documents, que la séquence finale FREE, commune aux deux signes, est couramment utilisée dans les marques de produits pharmaceutiques et doit être considérée comme banale ; Qu'ainsi, la présence commune de cette séquence ne peut être considérée comme une ressemblance contrairement à ce que soutient la société opposante et les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble l'emportent sur leurs ressemblances de sorte que ceux-ci produisent une impression d'ensemble distincte. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants: « savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage médical ; produits ophtalmologique ; collyre ; collyre anti allergique ; solutions pour l'entretien des lentilles de contact ; Appareils et instruments chirurgicaux, dispositifs médicaux, vétérinaires ; yeux artificiels » ; Que la marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « produits ophtalmologiques ; produits hygiéniques à usage ophtalmologique ; collyres ophtalmologiques ; préparations pour le nettoyage des lentilles de contact ; lotions, crèmes et gels à usage ophtalmologique; antiseptiques, analgésiques, à usage ophtalmologique ». CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage médical ; produit ophtalmologique ; collyre ; collyre anti allergique ; solutions pour l'entretien des lentilles de contact ; yeux artificiels » de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques et pour d'autres, similaires aux produits susvisés de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que les « Savons » de la demande d'enregistrement, sans autre précision relative à un usage médical particulier, s'entendent de produits obtenus par l'action d'une base sur un corps gras ayant pour fonction de nettoyer et laver ; Que les « Cosmétiques » s'entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien- être ; Que les produits précités de la demande contestée ne possèdent pas une fonction médicale ou thérapeutique et ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits hygiéniques à usage ophtalmologique » de la marque antérieure qui présentent une finalité médicale ou thérapeutique que n'ont pas les produits précités de la demande d'enregistrement ; Que les « Savons » de la demande d'enregistrement ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « antiseptiques à usage ophtalmologique » de la marque antérieure qui s'entendent de désinfectants à usage médical ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que tous ces produits soient hypoallergéniques et puissent être vendus dans les pharmacies et parapharmacies ; qu'en effet, en décider autrement aboutirait à considérer comme similaires de nombreux produits alors même que ceux-ci présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « huiles essentielles » de la demande d'enregistrement s'entendent de substances volatiles obtenues par distillation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes, notamment destinées à la fabrication de parfums ; Que les produits précités de la demande contestée ne possèdent pas une fonction médicale ou thérapeutique et ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « lotions, crèmes et gels à usage ophtalmologique; produits hygiéniques à usage ophtalmologique » de la marque antérieure qui présentent une finalité médicale ou thérapeutique que n'ont pas nécessairement les produits précités de la demande d'enregistrement ; Qu'il ne saurait suffire pour déclarer ces produits similaires que les premiers puissent, comme les seconds, présenter des vertus thérapeutiques, ce critère étant trop général ; Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n'étant pas exclusivement destinés à la fabrication des seconds, lesquels ne contiennent pas nécessairement les premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dispositifs médicaux, vétérinaires » de la demande d'enregistrement contestée qui se définissent comme du matériel utilisé dans le cadre d'actes divers des domaines chirurgical, médical et vétérinaire, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits ophtalmologiques ; produits hygiéniques à usage ophtalmologique, antiseptiques, analgésiques à usage ophtalmologique » la marque antérieure qui sont des substances désinfectantes et anti-douleurs utilisées dans le domaine spécifique de l'ophtalmologie, ces produits n'étant pas nécessairement ni exclusivement utilisés en association les uns avec les autres ; Qu'à cet égard, le simple fait que les « Produits ophtalmologiques ; produits hygiéniques à usage ophtalmologique, antiseptiques, analgésiques à usage ophtalmologique » la marque antérieure puissent être utilisés pour nettoyer ou désinfecter certains des « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dispositifs médicaux, vétérinaires » de la demande d'enregistrement contestée ou que les « analgésiques à usage ophtalmologique » puissent être utilisés avec certains d'entre eux dans le cadre « d'interventions chirurgicales, médicales ou vétérinaires », ne saurait suffire à caractériser un risque de confusion sur leur origine, ce lien n'apparaissant ni nécessaire ni exclusif ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté KETOFREE peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale QUINOFREE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. Mathilde LE BAIL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe