INPI, 4 décembre 2014, 2009-2349

OPP 09-2349 / GB Le 4 décembre 2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La MUTUELLE DES ETUDIANTS (LMDE) (mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité) a déposé, le 7 avril 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 642 682 portant sur le signe verbal OPTIMUM FORFAITS. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Assurances ; assurances mutualistes ; caisse de prévoyance ». Le 9 juillet 2009, la société GROUPE OPTIMUM INC. (société de droit canadien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale OPTIMUM, déposée le 11 octobre 2002, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 02 3 188 437. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Assurances ». L'opposition a été notifiée le 23 juillet 2009 à la société déposante sous le numéro 09-2349. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse. Le 25 septembre 2009, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante, en application du principe du contradictoire. Le 25 novembre 2009, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 5 janvier 2010, la société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Toutefois, cette demande n'a pu aboutir, une telle demande n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure. Suite à une action judiciaire, la procédure a été suspendue puis a repris à l'issue de cette action La société déposante a en outre sollicité la tenue d'une commission orale laquelle a eu lieu en présence des mandataires respectifs des parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société GROUPE OPTIMUM INC fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contesté, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Suite au projet de décision de l'Institut, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes. Au soutien de ses arguments, elle joint des documents.

III. - DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; assurances mutualistes ; caisse de prévoyance » ; Que la marque antérieure est enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances ». CONSIDERANT que les services d'« Assurances » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux services d'« Assurances » de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT que les services d'« Assurances mutualistes ; caisse de prévoyance » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent respectivement de services visant à la conclusion de contrats par lesquels un organisme assureur de forme mutualiste garantit aux membres d'un groupe, moyennant une prime ou une cotisation, une protection sociale réciproque par le paiement d'une somme convenue en cas de survenance d'un risque médical ; Que ces services appartiennent à la catégorie générale des services d'« Assurances » de la marque antérieure invoquée qui s'entendent plus largement de services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d'une somme convenue en cas de réalisation d'un risque déterminé ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lesquels les services visés sont par nature différents, la marque antérieure visant des produits financiers et le signe contesté des services relevant de la solidarité mutualiste en matière de santé des étudiants ; Qu'en effet, contrairement aux affirmations de la déposante, la société opposante a visé comme servant de base à son opposition les services d' « assurances » qui, par leur généralité, incluent les « assurances mutualistes » ; Qu'en tout état de cause, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer en prenant en considération les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives des parties ; Que dès lors, les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure ; CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, désignent des services identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal OPTIMUM FORFAITS présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. Que la marque antérieure porte sur la dénomination OPTIMUM, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme OPTIMUM et qu'ils diffèrent par la présence du terme FORFAITS dans le signe contesté ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, il est manifeste que le terme OPTIMUM constitue le seul terme apte à exercer, au sein du signe contesté, une fonction distinctive dès lors que si le terme OPTIMUM, qui traduit l'idée d'une efficacité maximale, présente un caractère superlatif, il n'apparaît pas pour autant dépourvu de tout caractère distinctif, dans la mesure où il n'est pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause, ni n'en désigne une caractéristique précise ; Que l'indication de l'existence de 74 marques contenant le terme OPTIMUM en classe 36 de même que son utilisation par la mutuelle OCIANE, sans aucune indication quant à leur portée exacte et l'identité de leurs titulaires, ne peuvent suffire à démontrer la banalité de ce terme au regard des services en cause ; Qu'en outre, le terme OPTIMUM, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît comme l'élément dominant du signe contesté, dès lors qu'il est placé en position d'attaque et qu'il est accompagné du terme FORFAITS, purement descriptif au regard des services en cause dont il désigne l'objet, à savoir l'offre de forfaits d'assurance ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la mutuelle déposante, le signe contesté ne constitue pas une combinaison arbitraire d'un adjectif à consonance latine avec un nom commun décliné au pluriel ni ne forme un ensemble au sein duquel le terme OPTIMUM ne serait plus perceptible, mais consiste en la simple juxtaposition d'un élément distinctif OPTIMUM et d'un élément dépourvu de caractère distinctif FORFAITS ; Qu'enfin, ne sauraient être pris en considération les arguments de la mutuelle déposante tirés des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause, dès lors qu'il a été démontré que le risque d'association entre ces signes résulte de la présence commune de l'élément OPTIMUM, qui présente un caractère dominant dans les deux signes en présence et de l'identité des services visés; Que le signe verbal contesté OPTIMUM FORFAITS risque donc d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services et en constitue ainsi l'imitation. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Que le signe verbal contesté OPTIMUM FORFAITS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination OPTIMUM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Assurances ; assurances mutualistes ; caisse de prévoyance ». Articles 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Géraldine BAUDART, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe