INPI, 30 octobre 2019, 2019-2724

OPP 19-2724 / HT 30/10/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Benjamin O a déposé, le 29 mars 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 538 536 portant sur le signe verbal DISCOVARY. Le 18 juin 2019, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne DISCOVERY, déposée le 22 février 2017 et enregistrée sous le n° 016391542. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et fait valoir, à l'appui de son argumentation, l'interdépendance des facteurs à prendre en considération dans l'appréciation du risque de confusion. L'opposition a été adressée au déposant par courrier du 25 juin 2019 sous le n° 19-2724. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 9 septembre 2019. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II. - DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal DISCOVARY ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination DISCOVERY ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, comporte une dénomination unique ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations DISCOVARY du signe contesté et DISCOVERY constitutive de la marque antérieure, (longueur identique, huit lettres communes formant la longue séquence d'attaque DISCOV suivie de la désinence RY, même rythme, sonorités des plus proches, évocation commune de la découverte), dont il résulte une impression d'ensemble commune ; Que si les dénominations précitées diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, de la voyelle A à la voyelle E, cette circonstance ne saurait avoir pour effet d'écarter tout risque de confusion dès lors que, située au cœur d'une dénomination longue, elle n'a qu'une faible incidence visuelle et phonétique et laisse subsister les séquences, sonorités et évocations communes précitées. CONSIDERANT par conséquent, que le signe verbal contesté DISCOVARY constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée DISCOVERY, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; stockage électronique de données » ; Que la marque antérieure invoquée est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Matériel informatique; ordinateurs de bord de véhicules; ordinateurs de conduite autonome; logiciels; caméras pour véhicules; caméras embarquées; caméras d'action; caméras de vision arrière pour véhicules; Instruments de mesure automobiles; appareils électroniques pour la collecte de mesures et la réception de données ; équipements de transmission et réception sans fil destinés à la conduite autonome et mains libres, aux options de sécurité automobile et aux fonctions d'avertissement ou d'alarme, à la prévention des accidents et aux alertes liées à la circulation routière; stations de recharge pour véhicules électriques, batteries électriques et supports; disjoncteurs de circuits électriques; commutateurs; condensateurs électriques; connexions électriques; câbles électriques; fusibles électriques; boîtes à fusibles électriques; appareils et instruments électriques de commande pour véhicules à moteur et moteurs; capteurs électriques; appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et d'images; voyants lumineux d'urgence; systèmes de notification d'urgence; tablettes électroniques; appareils multimédias; étuis et housses pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portables, ordinateurs blocs-notes; chargeurs pour ordinateurs portables et tablettes électroniques; téléphones; téléphones portables; supports d'enregistrements; calculatrices; appareils et instruments électroniques scolaires et d'instruction; appareils électriques et scientifiques pour la réparation et l'entretien de véhicules; articles pour la vue, lunettes [optique], lunettes de soleil, lunettes de conduite, lunettes de neige; étuis pour lunettes, lunettes de soleil ou lunettes de ski; vêtements de protection pour pilotes de course; appareils, gants et vêtements, tous destinés à la protection contre les accidents et blessures; systèmes de positionnement mondial (GPS); systèmes de navigation, comprenant des transmetteurs électroniques, des récepteurs, des circuits, des microprocesseurs, un téléphone cellulaire et un logiciel, tous destinés à la navigation et tous intégrés dans un véhicule à moteur; cartes électroniques téléchargeables; équipements sans fil de réception et de transmission; commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état d'autres systèmes électriques, électroniques, de signalisation et dispositifs mécaniques destinés aux véhicules et aux moteurs de véhicules; matériel informatique et logiciels permettant de suivre le comportement du conducteur; équipements de transmission et réception sans fil destinés à être utilisés avec des ordinateurs distants destinés aux automobiles pour suivre, surveiller et diagnostiquer les paramètres d'entretien du véhicule et fournir des informations aux conducteurs; appareils de diagnostic comprenant des capteurs destinés à tester le fonctionnement d'un véhicule et à diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques du véhicule; systèmes informatiques de commande pour véhicules automatisés; jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques; bases de données électroniques contenant des fichiers d'images; bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels liés aux schémas de partage de voitures; bases de données, ensembles de données, fichiers de données et logiciels liés au comportement des conducteurs de véhicules; matériel informatique et logiciels de réalité virtuelle; logiciels et matériel informatique de réalité augmentée; tous les produits précités en tant qu'accessoires de véhicules pour passagers ou s'y rapportant directement ; services de télécommunications; connexion et accès par télécommunication à un réseau informatique mondial; fourniture de services de connectivité de télécommunication et d'accès à des réseaux électroniques de communications, pour la transmission et le téléchargement ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia » ; CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; stockage électronique de données » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les services d'« agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes, ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de la catégorie générale des services de télécommunications invoqués à l'appui de cette comparaison, à savoir les « services de télécommunications ; connexion et accès par télécommunication à un réseau informatique mondial ; fourniture de services de connectivité de télécommunication et d'accès à des réseaux électroniques de communications, pour la transmission et le téléchargement ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia » de la marque antérieure, qui recouvrent des prestations techniques de communication à distance rendues par des opérateurs de télécommunications et permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et d'accéder à des réseaux informatiques et électroniques ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services identiques ; Qu'ils ne présentant pas davantage, à l'évidence, les mêmes natures, objets et destinations ; qu'en outre, les premiers ne constituent pas « un corollaire » des seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante sans le démontrer ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « numérisation de documents » de la demande d'enregistrement contestée, qui consiste à créer, à partir d'un document original au format papier, une copie numérique, ne présente pas, à l'évidence, les mêmes natures, objets et destination que les « matériel informatique ; logiciels ; ordinateurs de bord de véhicules ; ordinateurs de conduite autonome ; systèmes informatiques de commande pour véhicules automatisés, matériel informatique et logiciels de réalité virtuelle, logiciels et matériel informatique de réalité augmentée, matériel informatique et logiciels permettant de suivre le comportement du conducteur ; équipements de transmission et de réception sans fil destinés à être utilisés avec des ordinateurs distants destinés aux automobiles pour suivre surveiller et diagnostiquer les paramètres d'entretien du véhicule et fournir des informations aux conducteurs ; tous les produits précités en tant qu'accessoires de véhicules pour passagers ou s'y rapportant directement » de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel « tous ces produits et services sont relatifs aux logiciels, ou à du matériel informatique et de traitement des données », ce critère étant par trop général ; Qu'ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les produits de la marque antérieure invoquée, revendiqués « en tant qu'accessoires de véhicules pour passagers ou s'y rapportant directement » n'étant pas destinés à la fourniture du service précité ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de services et produits complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT à cet égard, que s'il est vrai que la grande proximité des signes peut compenser une faible similarité entre les produits et services, comme le fait valoir la société opposante, encore faut-il que cette similarité soit suffisante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté DISCOVARY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DISCOVERY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste