INPI, 13 juillet 2007, 07-0234

OPP 07-0234 / DDL 13/07/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MOBIGAME (société à responsabilité limitée) a déposé, le 19 octobre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 457 617 portant su r le signe complexe MOBIGAME. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; produits de l'imprimerie ; papier ; carton ; affiches ; journaux ; prospectus ; brochures ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; jeux ; jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de tables ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique". Le 22 janvier 2007, la société CELLCAST MEDIA (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée est la marque verbale MOBIJEUX, déposée le 24 novembre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 259 808. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administrations commerciales ; télécommunications ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles". L'opposition a été notifiée le 1er février 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 1er juin 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d'enregistrement a contesté le bien-fondé de ce projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société CELLCAST MEDIA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition et dans ses celles contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits et des signes ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; produits de l'imprimerie ; papier ; carton ; affiches ; journaux ; prospectus ; brochures ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; jeux ; jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de tables ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administrations commerciales ; télécommunications ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles". CONSIDERANT que les "jeux ; jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de tables ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que les "services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; logiciels de jeux" de la demande d'enregistrement contestée ont à l'évidence la même fonction de divertir, d'amuser que les services de "divertissement" de la marque antérieure, la dimension financière voire artistique des premiers n'étant pas incompatible avec leur caractère divertissant ; Qu'à cet égard, la société déposante ne peut prétendre qu'un jeu vidéo n'a pas nécessairement vocation à divertir ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires ; Qu'à cet égard, contrairement aux allégations du déposant, les services suivants : "Publicité ; télécommunications ; divertissement ; activités sportives et culturelles" de la marque antérieure désignent des catégories générales de services dont les termes sont suffisamment précis pour permettre à toute personne d'en délimiter le contenu de manière immédiate, certaine et constante, et ainsi de procéder à leur comparaison avec les services de la demande d'enregistrement contestée, contrairement aux assertions réitérées de la société déposante ; Que les "prospectus" de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des imprimés diffusés gratuitement à des fins d'information ou de publicité sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de "Publicité" de la marque antérieure dans la mesure où les premiers peuvent servir de support aux seconds ; Qu'à cet égard, il importe peu que certains prospectus soient imprimés sans passer par une agence publicitaire dès lors qu'ils possèdent une vocation publicitaire ; Que ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public pouvant leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les "appareils pour la transmission du son et des images" de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de " télécommunications" de la marque antérieure invoquée, les premiers étant nécessaires, contrairement à ce qu'indique le déposant, à la prestation des seconds ; Que ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public pouvant leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que ne peut être retenu l'argument du déposant relatif à l'appartenance de certains des produits et services à des classes différentes de la classification, dès lors que la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée. CONSIDERANT en revanche que les services de "gestion de fichiers informatiques" et de "relations publiques" de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique et l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations…) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, n'ont pas les mêmes nature et objet que les services de "gestion des affaires commerciales ; administrations commerciales" de la marque antérieure qui désignent les prestations ayant pour finalité de mettre à disposition des connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Que ces services ne sont pas davantage complémentaires, dès lors que les premiers ne sont pas nécessaires à la réalisation et à la prestation des seconds ; Que ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires par complémentarité, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les services d'« agences de presse ou informations (nouvelles)» de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias, assurées par des établissements spécifiques, n'appartiennent pas à la catégorie plus générale des services de « télécommunications » de la marque antérieure qui s'entendent de services techniques de communication à distance rendus par des opérateurs de télécommunications, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas identiques. CONSIDERANT que les "appareils pour l'enregistrement, la reproduction ou le traitement du son ou des images", qui désignent les dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d'enregistrement, leur duplication et leur exploitation, ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les services de "télécommunications" précédemment définis ; Qu'en effet, le fait que les premiers permettent la diffusion des seconds reviendrait aujourd'hui à considérer comme similaires aux services précités de la marque antérieure une infinité de produits et services alors que ceux-ci présentent des caractéristiques propres à les différencier nettement ; Que ces produits et services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les "équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs" de la demande d'enregistrement contestée désignent les dispositifs principalement informatiques permettant d'acquérir de stocker, de manipuler, d'afficher et de diffuser des données afin d'en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs ainsi que les dispositifs d'entrée / sortie (imprimantes, lecteur …) et mémoires externes (disques, bandes magnétiques) d'une unité de traitement, n'ont pas la même fonction que les services de "télécommunications" précités de la marque antérieure ; Qu'en outre, ces produits et services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers ne sont pas destinés exclusivement à la réalisation des seconds ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune ; Que les services de "conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de "télécommunications" de la marque antérieure dès lors que les premiers n'interviennent pas nécessairement pour la réalisation des seconds, lesquels ne sont pas rendus obligatoirement grâce aux premiers ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni davantage similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "produits de l'imprimerie ; papier ; carton ; affiches ; journaux ; brochures ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques)" de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas nécessairement associés aux services de "publicité" de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne servent pas nécessairement de supports aux seconds, lesquels peuvent être rendus sous les formes les plus diverses ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni similaires, le public ne pouvant leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de "publications de livres ; production de films sur bandes vidéos ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne", qui s'entendent de services de diffusion d'œuvres écrites et des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films n'ont pas, contrairement aux prétentions de la société opposante, les mêmes objet et destination que les services d'"éducation et de divertissement" de la marque antérieure, les premiers n'ayant pas pour finalité de participer directement à l'instruction ou au divertissement du public ; Qu'en conséquence, ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d'"évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs" de la demande contestée peuvent être appréhendés comme l'ensemble des conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d'avoir trait à des secteurs très divers ; Que ces services n'ont pas la même finalité que les services d'"éducation ; formation" de la marque antérieure qui désignent l'action d'instruire quelqu'un et de le former ; Que ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des seconds ne faisant pas nécessairement appel aux premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les "logiciels (programmes enregistrés)" de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent un ensemble d'instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche particulière, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et finalité que les services d'"éducation, formation et divertissement" de la marque antérieure définis supra ; Que ces produits et services ne sont pas davantage unis par une relation étroite et obligatoire dès lors que la prestation des seconds n'implique pas le recours aux premiers et que les applications de ces derniers sont des plus diverses ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits et services similaires et complémentaires, le public ne pouvant leur attribuer la même origine. CONSIDERANT par conséquent que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe MOBIGAME, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MOBIJEUX, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent une même structure associant l'élément MOBI à un terme ayant la même signification, le terme GAME étant en effet la traduction anglaise du mot JEU en français ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le fait valoir la société déposante, que le terme MOBI apparaît peu distinctif au regard des produits et services en cause, dont il peut évoquer la mobilité, le risque de confusion entre les signes ne résulte pas en l'espèce de sa seule présence mais tient à son association à des termes ayant le même sens (GAME et JEUX) ; Qu'en outre, rien ne permet à la société déposante d'affirmer que la dénomination MOBIGAME sera perçue comme signifiant "attaché à la mobilité" dès lors que cette dénomination, tout comme la marque antérieure, évoque la mobilité et le jeu ; Qu'en particulier la société déposante ne saurait prétendre qu'appliqués aux produits et services en cause le suffixe GAME ne sera pas perçu par le consommateur comme signifiant « jeux », mais comme le suffixe employé dans des mots français tels que monogame ; Qu'à cet égard, contrairement à ce qu'indique la société déposante, il ne convient pas de se référer à un consommateur ne parlant ni français ni anglais ; Qu'il résulte de cette construction commune aux deux signes une même impression d'ensemble ; Que les différences visuelles et phonétiques entre les signes en présence invoquées par la société déposante tenant notamment à la calligraphie et à la présentation en couleurs du signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, la dénomination MOBIGAME demeurant immédiatement perceptible et les signes restant marqués par une même structure et une évocation identique ; CONSIDERANT en outre qu'inopérant l'argument de la société déposante selon lequel la marque contestée serait d'envergure internationale, contrairement à la marque antérieure qui resterait cantonnée au territoire français ; Que de même les développements de la société déposante sur l'historique des marques sont sans incidence ; Qu'en effet, le bien-fondé de l'opposition doit être appréciée indépendamment des conditions réelles ou supposées d'exploitation ; Que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT enfin que ne saurait aboutir l'argument de la société déposante selon lequel elle a déposé de bonne foi la demande d'enregistrement contestée (et l'opposant, selon elle, ayant été de mauvaise foi lors du dépôt de la marque antérieure) dès lors que la contrefaçon doit être appréciée indépendamment de la bonne foi des personnes concernés. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu'ainsi le signe contesté MOBIGAME ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque MOBIJEUX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-0234 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "appareils pour la transmission du son et des images ; logiciels de jeux ; prospectus ; jeux ; jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de tables ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique ; éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 457 617 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Diane LANCEAUME, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du Service des Oppositions