INPI, 17 janvier 2006, 01-4515

OPP 01-4515 / CBO 17/01/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 29 décembre 2000 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EURATEC (société à responsabilité limitée) a déposé, le 5 septembre 2001, la demande d'enregistrement n° 01 3 119 500 portant su r la dénomination EASYSITE. Le 13 décembre 2001, la société EASYGROUP IP LICENSING LIMITED (société de droit britannique), représentée par Monsieur Herbert LEWITTER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BONNET-THIRION, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire complexe EASY, déposée le 17 novembre 2000 sous le n° 1 976 679. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les « Logiciels » qui figurent en termes identiques dans le libellé des deux marques en présence. Sont respectivement identiques, les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure invoquée : - les « Services de traitements de données informatiques » et le service de « conception de logiciels », les premiers entrant dans la catégorie générale du second ; - le service de « conception de programmes informatiques dans tous les domaines de la mécanique » et le service de « conception de logiciels », en ce qu' « … un logiciel n'est autre qu'un programme informatique … », la précision du premier ne le faisant en outre pas échapper à la catégorie générale du second ; - le service de « Programmation de programmes informatiques dans tous les domaines de la mécanique » et le service de « conception de logiciels », le premier entrant dans la catégorie générale du second ; - le service d'« audit » et le service de « … gestion des affaires, y compris services d'audit … » ; - le service d'« Analyse » et le service de « … gestion des affaires, y compris services d'audit … », le premier entrant dans la catégorie générale du second ; - les services d'« Assistance technique et maintenance de logiciels » et les « services […] maintenance de sites Internet … », les seconds impliquant les premiers ; - le service de « Communication par terminaux d'ordinateurs » et les « Services de télécommunications. Transmission de messages ou d'informations assistée par ordinateur … », le premier entrant dans la catégorie générale du second. A tout le moins, sont similaires, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure : - les « Services de traitements de données informatiques » et le service de « conception de logiciels ; services création et maintenance de sites Internet pour tiers ; services Internet », par leurs nature, destination, prestataires et clientèle ; - les services de « Programmation et conception de programmes informatiques dans tous les domaines de la mécanique » et les « Logiciels ; conception de logiciels », par leurs nature, prestataires et clientèle ; - les services d'« Analyse et audit » et le service de « gestion des affaires commerciales », par leurs nature, prestataires et clientèle ; - les services d'« Assistance technique et maintenance de logiciels » et les « services […] maintenance de sites Internet … », par leurs nature, prestataires et clientèle ; - les services d'« Assistance technique et maintenance de logiciels » et les « Logiciels », par complémentarité ; - les services de « travaux à façon, archivage et stockage » et les services de « travaux de bureau », par leurs nature, prestataires et clientèle ; - le service de « Communication par terminaux d'ordinateurs » et les « Services de télécommunications. Transmission de messages ou d'informations assistée par ordinateur … », par leurs nature, prestataires et clientèle. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction de la marque antérieure, en raison de la présence du terme EASY, qui conserve son caractère distinctif et son individualité au sein du signe contesté Elle en constitue, à tout le moins, l'imitation en raison de la présence commune du terme EASY, lequel constitue l'élément essentiel du signe contesté. A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure dans l'implantation de cybercafés en France et en Europe et le fait que le terme EASY constitutif de la marque antérieure a été déclinée avec d'autres termes de la langue anglaise. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 26 décembre 2001, sous le n° 01- 4515. Il lui était précisé que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque communautaire, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce sont la société opposante a également été informée. Par courriers émis le 20 juillet 2005, l'Institut a informé les parties de la publication de l'enregistrement de la marque antérieure. La procédure d'opposition a donc repris à cette date. Il était précisé à la société déposante qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification, soit le 25 juillet 2005, lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Logiciels. Services de traitements de données informatiques. Analyse et audit - Programmation et conception de programmes informatiques dans tous les domaines de la mécanique - Assistance technique et maintenance de logiciels travaux à façon, archivage et stockage - Communication par terminaux d'ordinateurs » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « gestion des affaires commerciales ; travaux de bureau ; gestion des affaires, y compris vérification de relevés de compte ». CONSIDERANT que les service d'« Analyse et audit - travaux à façon, archivage et stockage » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « Logiciels. Services de traitements de données informatiques. Programmation et conception de programmes informatiques dans tous les domaines de la mécanique - Assistance technique et maintenance de logiciels - Communication par terminaux d'ordinateurs » ne peuvent être comparés aux « Logiciels. Services de télécommunications, transmission de messages ou d'informations assistée par ordinateur, tous relatifs à des expositions en matière de divertissement, éducation, kermesses, compétitions sportives ; conception de logiciels ; services hébergement, création et maintenance de sites Internet pour tiers ; services Internet » de la marque antérieure, ces produits et services ne figurant plus dans le libellé de la marque antérieure telle qu'enregistrée ; Qu'à défaut d'argumentation justifiant de l'identité ou la similarité des produits et services précités de la demande d'enregistrement et d'autres produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination EASYSITE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe EASY, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté ; Que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne ; Qu'en l'espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure EASY, du fait de la suppression et de l'ajout d'autres éléments verbaux et figuratifs, qui ne relèvent pas de différences insignifiantes. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d'un élément verbal, alors que la marque antérieure comporte un terme présenté au centre d'une vignette rectangulaire en couleurs ; Que ces signes ont en commun la séquence verbale EASY, distinctive au regard des produits et services, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que le terme EASY, qui présente un caractère essentiel dans la marque antérieure en tant que seul élément verbal permettant de désigner ce signe, apparaît comme l'élément dominant du signe contesté, dès lors qu'il est placé en position d'attaque et accolé à la séquence SITE, qui présente un caractère faiblement distinctif au regard de certains des services en cause, dont elle est susceptible d'indiquer l'objet ou le domaine, et avec lequel il ne forme pas un ensemble dans lequel il ne serait plus perceptible, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même élément verbal EASY. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté EASYSITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe EASY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 01-4515 est reconnue partiellement justifiée, pour les services suivants : « Analyse et audit - travaux à façon, archivage et stockage ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 01 3 119 500 est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Céline B Juriste