INPI, 25 août 2015, 2015-1180

OPP 15-1180 / MLE 03/07/2015 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BFORBANK (société anonyme) a déposé, le 4 décembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 139 101 portant sur le signe verbal B SWITCH. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Le 26 février 2015, la société AXA (société anonyme à conseil d'administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française SWITCH déposée le 30 septembre 2011 et enregistrée sous le numéro 3 863 056. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Assurances ; courtage ; caisses de prévoyance. Affaires financières, monétaires ; placements de fonds ; estimations et expertises financières, services de consultation en matière de placements financiers, analyses financières ; gestion de portefeuilles, placements financiers ; services de financement ; investissement et constitution de capitaux ; Affaires immobilières, estimations et expertises immobilières ; gérance de biens immobiliers ». L'opposition a été adressée à la société déposante le 31 mars 2015, sous le numéro 15-1180. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition et a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société AXA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour les uns, identiques, et pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la reprise du terme SWITCH, constitutif de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT CONTESTE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société BFORBANK conteste la comparaison de certains des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; placement de fonds » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances ; courtage ; caisses de prévoyance. Affaires financières, monétaires ; placements de fonds ; estimations et expertises financières, services de consultation en matière de placements financiers, analyses financières ; gestion de portefeuilles, placements financiers ; services de financement ; investissement et constitution de capitaux ; Affaires immobilières, estimations et expertises immobilières ; gérance de biens immobiliers ». CONSIDERANT que le « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; placement de fonds » de la demande d'enregistrement, apparaissent identiques à tout le moins similaires aux services d'« Affaires financières ; placements de fonds ; estimations et expertises financières, analyses financières ; services de financement ; investissement et constitution de capitaux ; Affaires immobilières » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société déposante, les « services bancaires ; service bancaires en ligne ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; gestion financière ; consultation en matière financière » de la demande contestée, désignent tout comme les « affaires financières, monétaires » de la marque antérieure, des services bancaires et financiers ; Que ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel le libellé de la marque antérieure serait très large excluant tout risque de confusion avec les services du libellé de la demande contestée bien « plus précis », dès lors que la marque désigne des services qui peuvent être définis de façon constante, à savoir des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements assurées par des prestataires spécialisés (agences comptables et bancaires) ; Que ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu'est inopérant, l'argument de la société déposante tenant à la différence d'activités des sociétés en présence ; qu'en effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. CONSIDERANT en revanche que les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande contesté désignent toutes prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise assurées par des agences spécialisées ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Affaires financières, monétaires ; gestion de portefeuilles, courtage ; assurances » de la marque antérieure le recours aux premiers n'étant pas nécessaire à la prestation des seconds ; Que les « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande contesté ne présentent pas à l'évidence de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure, CES prestations pouvant, contrairement à ce que soutient la société opposante, être offerts de manière indépendante ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires, les services de la marque antérieure aient « recours aux services administratifs, de bureau, d'informatique, ou de publicité » cette circonstance étant trop générale ; Que contrairement à ce que soutient la société déposante ces services ne s'adressent pas à la même clientèle (ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (agences de publicité et marketing, sociétés de conseils, ressources humaines, conseils en informatique pour les premiers/ cabinet d'audit et de courtiers pour les seconds) Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT ainsi que les services de la demande contestée apparaissent, pour certains, identiques et similaires aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal B SWITCH reproduit ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SWITCH présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe complexe contesté est composé de la lettre B et d'un élément verbal ; que la marque antérieure est une marque verbale constituée d'un seul terme ; Que les signes en cause ont en commun le terme SWITCH, distinctif au regard des services en cause ; Qu'en effet, si le terme SWITCH peut être facilement compris du public comme signifiant « échange » pouvant ainsi évoquer la possibilité de « passer d'un système à un autre, il n'en constitue pas pour autant la désignation nécessaire, générique et usuelle desdits services pas plus qu'il ne renvoie à une de leur caractéristiques; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait faire valoir que les marques composées du terme SWITCH pour désigner notamment la classe 36 sont nombreuses sans le démontrer ; qu'en effet, la citation de cinq marques composées du terme SWITCH et enregistrées en classe 36, sans fournir d'ailleurs aucune information à leur égard, ne saurait suffire à démontrer le caractère banal de ce terme pour les services précités ; Qu'en outre, le terme SWITCH, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît comme l'élément dominant au sein du signe contesté ; qu'en effet, la lettre B, bien que placée en attaque, présente un caractère secondaire dans le signe contesté comparé au long terme SWITCH de par sa faible importance visuelle, contrairement à ce que soutient la société déposante et ce même si elle implique une prononciation en deux temps du signe contesté ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes dominés par le terme SWITCH. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté B SWITCH constitue l'imitation de la marque antérieure SWITCH. CONSIDERANT que ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs à l'existence de plusieurs autres marques lui appartenant et reprenant la même construction que la demande contestée à savoir la lettre B suivi d'un autre terme ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, toute autre considération relevant du pouvoir d'appréciation souverain des tribunaux. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté B SWITCH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SWITCH.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er :L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; placement de fonds ». Articles 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Mathilde LE BAIL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe