Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2009, 2008/11792

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2009 Pôle 5 - Chambre 2 Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11792 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02302 APPELANTES Madame Reine A représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assistée de Me Julien M, avocat au barreau de LYON, toque 597 S.A. DERMO ESTHETIQUE REINE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 106 Rue Président Édouard H 69002 LYON représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assistée de Me Julien M, avocat au barreau de LYON, toque 597 INTIMÉ Monsieur Sam B représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assisté de Me Évelyne B, avocat au barreau de PARIS, toque : A66, assisté de Me L Christian, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain GIRARDET, président Madame Sophie DARBOIS, conseillère Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle B

ARRÊT

: - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle B, greffière à laquelle là minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Mme Reine A est esthéticienne et exerce son activité au sein de la société anonyme qu'elle a créée, DERMO ESTHETIQUE REINE. Elle a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle les marques suivantes : • la marque verbale DERMO ESTHETIQUE REINE, déposée le 10 juin 1981 et enregistrée sous le numéro 1 173 185, régulièrement renouvelée, pour désigner les "produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer", • la marque verbale DERMOESTHETIQUE, déposée le 2 août 1983 et enregistrée sous le n° 1 270 243 pour désigner les mêmes produits, renouvelée les 30 juillet 1993 et 30 juillet 2003 sous la forme DERMO ESTHETIQUE, laissant apparaître un espace entre les deux tenues; Mme A ayant constaté au mois de mars 2006 que le docteur Sam B faisait usage de l'expression "dermo esthétique" sur le site www.parisparis.com ainsi qu'au moyen de liens hypertextes sur le moteur de recherche GOOGLE pour promouvoir sa propre activité, l'a mis en demeure de cesser cette utilisation. Puis Mme A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE ont, par acte du 26 janvier 2007, fait assigner M. Sam B, sur le fondement des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, en contrefaçon des marques précitées et en concurrence déloyale. Par jugement contradictoire rendu le 4 juin 2008, la troisième chambre, troisième section, du Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - prononcé la nullité de la marque DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243 déposée le 2 août 1983 pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement, pour défaut de distinctivité, - prononcé la déchéance à compter du 3 septembre 2007 des droits de Mme A sur la marque DERMO ESTHETIQUE REINE pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement, pour inexploitation, - dit que la décision devenue définitive sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle pour inscription sur le registre national des marques, par la greffière préalablement requise par la partie la plus diligente, - débouté les demanderesses du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum Mme A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE aux dépens ainsi qu'à verser à M. B la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE ont interjeté appel de cette décision le 16 juin 2008 ; Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2009, Mme Reine A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE demandent à la cour, au visa de la loi n° 64- 1360 du 31 décembre 1964, des articles L. 713-2, L. 713-3, L.716-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil et par voie d'infirmation, de : - constater que M. Sam B a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme A et de concurrence déloyale au préjudice de la société DERMO ESTHETIQUE REINE, en reproduisant les termes "dermo esthétique" sur différents sites Internet, dont le site de son propre établissement dont l'adresse est http:/7mapage.noos.fi7centredemiolaser/centredermolaser.s\vf., pour promouvoir sa propre activité et en utilisant les mêmes tenues pour se faire référencer auprès des moteurs de recherche tels que le site www.google.fr, - prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication, - condamner M. B à verser à Mme A et à la société DERMO ESTHETIQUE REINE la somme de 30 000 euros chacune, à titre de dommages-intérêts, en compensation du préjudice subi, sauf à parfaire, - ordonner la capitalisation des intérêts, "et ce, à compter de la première demande qui en a été faite" (sic), - condamner M. B aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Sam B, intimé, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2009, au visa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, des articles L. 714-3, L. 714-5, L. 714-6 b), L. 713-2, L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 579, 583 du code de procédure civile, 1382 et suivants du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, sur la prétendue contrefaçon de marques : à titre principal, vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 30 avril 2009 aujourd'hui définitif, - constater que la marque DERMOESTHETIQUE n° 1 270 24 3 a été judiciairement définitivement annulée, - constater que la tierce opposition engagée par la société LIDER et alléguée par Mme A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE n'a pas d'effet suspensif et qu'elle est, en tout état de cause, irrecevable pour de multiples raisons, -dire en conséquence que les demandes en contrefaçon fondées sur cette marque annulée ne sont pas fondées, - dire que les demandes en contrefaçon fondées sur la marque DERMO ESTHETIQUE REINE ne sont pas davantage fondées, la séquence « DERMOESTHETIQUE» étant descriptive et le nominal «REINE» n'ayant jamais été reproduit, - débouter dès lors Mme A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE de toutes leurs prétentions dans la présente instance, - confirmer de plus fort les dispositions du jugement entrepris, à titre subsidiaire, reconventionnellement, - dire que la marque DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243 es t éteinte, - dire que la marque DERMO ESTHETIQUE REINE n° 1 173 185 comme la marque annulée DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243 ne satisfont pas à l'exigence de distinctivité pour les produits ou services concernés outre qu'elles sont descriptives, - en prononcer l'annulation et confirmer l'annulation de la marque DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243, - prononcer l'annulation de plus fort de la marque DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243 et l'annulation de la marque DERMO ESTHETIQUE REINE n° 1 173 185 comme n'ayant pas de propriétaire précis ou, à défaut, dire que, pour les mêmes raisons, elles sont inopposables aux tiers, plus subsidiairement, - confirmer la décision sur la déchéance pour les produits désignés de la marque DERMOESTHETIQUE qui n'est pas exploitée depuis plus de cinq ans, reconventionnellement, -prononcer la déchéance de la marque DERMO ESTHETIQUE REINE pour défaut d'exploitation, subsidiairement, - dire que l'expression DERMOESTHETIQUE est devenue courante et usuelle pour désigner les produits ou services afférents à la beauté de la peau, reconventionnellement, -prononcer alors la déchéance de ladite marque pour dégénérescence, en tout état de cause, - dire que les mots dermo esthétique utilisés par le concluant médecin dermatologue pour désigner les soins médicaux esthétiques effectués au laser ne sont ni la reproduction ni l'imitation des marques revendiquées par l'appelante et qu'aucune atteinte à celles-ci n'a pu être commise, - débouter Mme A de toutes ses prétentions, sur le grief de concurrence déloyale : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société appelante de ses demandes à ce titre, - en tout état de cause, si besoin est, débouter les appelantes de l'intégralité de leurs demandes, reconventionnellement, - condamner Mme A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE in solidum à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de la procédure abusive, - condamner Mme A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE in solidum en tous les dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR, Sur la validité des marques : Considérant qu'au soutien de leur appel, Mme A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE font pour l'essentiel grief aux premiers juges d'avoir annulé pour défaut de distinctivité la marque DERMO ESTHETIQUE numéro 1 270 243 alors que la validité de cette marque avait été affirmée par des décisions antérieures et d'avoir prononcé la déchéance des droits de Mme A sur la marque DERMO ESTHETIQUE REINE et, partant, d'avoir rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon de ces marques ; Que l'intimé leur opposant l'effet erga omîtes du jugement rendu entre-temps, le 30 avril 2009, par le Tribunal de Grande Instance de PARIS ayant déclaré nulle la marque DERMO ESTHETIQUE précitée, les appelantes excipent de la tierce opposition formée à cette décision par la société LIDER pour en contester le caractère définitif ; Considérant, ceci exposé, que dans une instance opposant Mme Reine A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE à la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES R, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a, par jugement rendu le 30 avril 2009 dont il n'a pas été relevé appel, déclaré nul l'enregistrement numéro 1 270 243 de la marque verbale DERMOESTHETIQUE déposée le 2 août 1983 par Mme Reine A en ce qu'elle désigne les produits de beauté et les soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer ; Que selon assignation signifiée le 21 septembre 2009 à la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES R, la société LIDER a formé tierce opposition au jugement susvisé ; Considérant qu'en vertu de l'article 579 du code de procédure civile, "le recours par une voie extraordinaire et. le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n 'en dispose autrement" ; Que l'article 582 du même code dispose que "la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu 'il soit à nouveau jugé en fait et en droit. " ; Qu'il s'ensuit que la tierce opposition formée par la société LIDER n'est pas de nature à rétablir Mme Reine A dans ses droits sur la marque DERMO ESTHETIQUE dont la nullité à son égard a été définitivement jugée ; Considérant, dans ces conditions, qu'abstraction faite du moyen surabondant tiré de l'irrecevabilité de la tierce opposition, au demeurant inopérant en ce qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de porter une quelconque appréciation sur la recevabilité de cette dernière, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal amené à se prononcer sur la tierce opposition, il convient de constater que les droits de Mme A sur la marque DERMO ESTHETIQUE numéro 1 270 243 en ce qui concerne les produits de beauté et les soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer étant définitivement et rétroactivement éteints, ne peuvent plus être invoqués à titre privatif ; Considérant, par ailleurs, que les termes DERMO ESTHETIQUE composant la marque revendiquée ne constituent pas la désignation nécessaire et générique des produits de parfumerie également visés au dépôt de ladite marque ni n'en indiquent la qualité essentielle, en sorte qu'il y a lieu, en infirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande d'annulation de ladite marque en ce qui concerne les produits de parfumerie, étant encore observé que le fait que Mme Reine A ait procédé à l'enregistrement de cette marque sous cette identité qui ne serait pas exacte puisque son patronyme est orthographié AMSELLEM ne saurait constituer en soi une cause de nullité, l'exigence d'identification étant remplie, en l'absence de tout risque de méprise sur le titulaire des droits, et la rectification ayant été opérée selon mention inscrite au registre national des marques le 19 septembre 2008 ; Considérant que, dès lors qu'elle comporte le signe de fantaisie REINE, la marque verbale DERMO ESTHETIQUE REINE enregistrée sous le numéro 1 173 185 est distinctive puisqu'elle n'est pas composée exclusivement de tenues constituant la désignation nécessaire et générique ou indiquant la qualité essentielle des produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer qu'elle désigne ; que de la même manière, l'inexactitude de l'identité sous laquelle l'enregistrement a été demandé a fait l'objet d'une rectification selon mention inscrite le 4 juin 2009 ; Sur l'extinction de la marque DERMOESTHETIOUE : Considérant que M. B réitère devant la cour sa demande tendant à ce que soit constatée l'extinction de la marque DERMOESTHETIQUE numéro 1 270 243 pour avoir été renouvelée sous la forme modifiée de DERMO ESTHETIQUE, que le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour fait siens, à bon droit rejetée ; Sur la déchéance des droits de Mme A sur les marques : Considérant que les termes "dermo" et "esthétique" n'étant pas devenus la désignation usuelle des produits de parfumerie, Mme A n'encourt pas, sur le fondement de l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance de ses droits sur la marque numéro 1 270 243 en ce qu'elle désigne ces produits ; que, de même, le terme "REINE" n'étant pas devenu la désignation usuelle des produits et services visés par le dépôt de la marque numéro 1173185, la déchéance des droits de Mme A pour dégénérescence ne peut être prononcée ; Considérant que, s'agissant de la déchéance des droits de Mme A sur lesdites marques pour défaut d'exploitation par application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, il appartient à celle-ci de démontrer l'usage sérieux de la marque DERMO ESTHETIQUE pour les produits de parfumerie et de la marque DERMO ESTHETIQUE REINE pour l'ensemble des produits et services pendant la période ininterrompue de cinq années du 3 septembre 2002 au 3 septembre 2007 ; Qu'à cet égard, si les pièces communiquées par les appelantes sous les numéros 31-1 à 31-10 de leur bordereau, à savoir des photographies de flacons et étuis d'eaux de toilette et de produits de soins esthétiques reproduisant les marques en cause, ne comportent pas de date, ces pièces sont toutefois à mettre en rapport, notamment, avec les factures en date des 19 janvier 2004 et 18 janvier 2006 relatives à des commandes de conditionnements en quantités significatives (400,240 et 500 emballages) étant précisé que les factures relatives aux étiquettes des dits produits sont de quelques mois antérieures à la période considérée (1 000 étiquettes par produit pour trois produits différents le 25 février 2002, 3 000 étiquettes et 1 000 conditionnements le 28 février 2002) et avec des factures de vente au détail de produits de soins esthétiques ; Que de même les brochures publicitaires relatives aux soins dispensés et produits diffusés reproduisant les marques en cause (pièce 39), non' datées, sont à rapprocher, en tout cas pour celles comportant des numéros de téléphone à dix chiffres, des factures afférentes à leur commande en date du 30 novembre 2002 en 1 000 exemplaires (pièce 41) ; Que Mme A fournit en outre une facture en date du 19 juillet 2005 relative à la commande de 500 sacs (pièce 40), une facture en date du 12 mai 2006 relative à la commande de 550 exemplaires d'une fiche dite "la beauté sur ordonnance" permettant de noter les soins à prodiguer (pièce 42) et une facture en date du 26 avril 2006 relative à la commande de 1 000 exemplaires de cartes publicitaires (pièce 43) sur lesquels sont reproduites les marques litigieuses; Qu'enfin, l'appelante communique les factures en date des 21 juillet 2005 et 26 juillet 2006 relatives à l'abonnement aux annonces publicitaires des pages jaunes du téléphone ainsi que la copie de ces dernières comportant la reproduction des dites marques (pièces 37 et 38) ; Qu'il est ainsi justifié d'un usage sérieux des marques en cause durant la période considérée conduisant, par infirmation de la décision déférée, à rejeter la demande reconventionnelle tendant à la déchéance des droits de Mme A sur les marques numéros 1 270 243 pour les produits de parfumerie et 1 173 185 pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement ; Sur les actes de contrefaçon : Considérant que, dès lors qu'il n'est pas justifié ni même allégué que M. Sam B fait usage de l'association des termes "dermo-esthetique" pour designer des produits de parfumerie dans le cadre de son activité de dermatologue, la contrefaçon de la marque DERMO ESTHETIQUE numéro 1 270 243 n'est pas caractérisée ; Que, par ce motif se substituant à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme A au titre de la contrefaçon de la marque numéro 1 270 243 ; Que, par ailleurs, dans la mesure où il n'est pas reproché à l'intimé d'avoir repris le terme REINE mais seulement d'avoir utilisé les tenues associés "dermo-esthetique", la contrefaçon de la marque DERMO ESTHETIQUE REINE numéro 1 173 185 n'est pas davantage constituée ; Que le jugement sera également confirmé de ce chef; Sur la concurrence déloyale : Considérant que les appelantes font valoir à ce titre qu'en faisant usage, dans les conditions ci-dessus exposées, du tenue "dermo-esthetique", M. B a porté atteinte à la dénomination sociale de la société DERMO-ESTHETIQUE REINE, à son enseigne et à son nom commercial CENTRES DERMO-ESTHETIQUE REINE ; Que, cependant, l'intimé n'ayant pas commis de faute en utilisant les termes dont s'agit dans leur sens courant décrivant les soins proposés, sans jamais les associer au terme "REINE" seul susceptible d'appropriation, le grief invoqué doit être écarté ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des actes de concurrence déloyale ; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant que M. B qui demande le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, n'établit pas que l'action a été engagée avec une volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol ; qu'il n'établit pas davantage avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la charge des frais irrépétibles d'instance, réparé sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que l'équité conduit à allouer à l'intimé une indemnité de procédure au titre des frais qu'il a été contraint d'exposer devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la nullité de la marque numéro 1 270 243 et à la déchéance des droits de Mme Reine A sur la marque numéro 1 173 185 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande d'annulation de la marque DERMO ESTHETIQUE numéro 1 270 243 en ce qui concerne les produits de parfumerie ; Rejette la demande tendant à la déchéance des droits de Mme Reine A sur les marques DERMO ESTHETIQUE numéro 1 270 243 en ce qui concerne les produits de parfumerie et DERMO ESTHETIQUE REINE numéro 1 173 185 pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement ; Rejette la demande tendant à la constatation de l'extinction de la marque DERMOESTHETIQUE numéro 1 270 243 ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. Sam B ; Condamne in solidum Mme Reine A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE à payer à M. Sam B, au titre de l'instance devant la cour, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme Reine A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE aux dépens d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.