INPI, 6 août 2005, 05-0710

PVD le 06/08/05 OPP 05-0710 / MS PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717- 3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 décembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 328 777 portant su r le signe verbal PASSEPORT DIABETE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : " Carnets d'informations destinés aux patients diabétiques, aux conseils médicaux et au diagnostic médical" (classe 16). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/06 NL du 6 février 2004. Le 14 mars 2005, la société HACHETTE LIVRE (société anonyme), représentée par Monsieur Franck CASO, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet MARKPLUS INTERNATIONAL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe PASSEPORT, renouvelée par déclaration en date du 4 novembre 2002 sous le n° 92 441 322. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Papier, carton et produits en ces matières ; livres, revues, magazines" (classe 16). L'opposition, formée à l'encontre des seuls produits désignés dans la demande d'enregistrement, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante le 18 mars 2005, sous le n° 05-0710. Cette notification l'invitait à prés enter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Le 17 mai 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et demande ont été notifiées à la société opposante par l'Institut, le 20 mai suivant. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Le 20 juin 2005, la société opposante a fourni les pièces susvisées, transmises à la société déposante par l'Institut le lendemain, en application du principe du contradictoire. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. - L'OPPOSANTE La société HACHETTE LIVRE fait valoir, à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les "Carnets d'informations destinés aux patiens diabétiques, aux consiles médicaux et au diagnostic médical" de la demande d'enregistrement et les "Papier, carton et produits en ces matières " de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie plus générale formée par les seconds. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, par leurs nature, destination et circuit de distribution, les "Carnets d'informations destinés aux patiens diabétiques, aux consiles médicaux et au diagnostic médical" de la demande d'enregistrement et les "livres, revues, magazines" de la marque antérieure, tous ces produits étant des supports papier et/ou cartonnées imprimés destinés aux lecteurs. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes résultant de leur élément dominant commun PASSEPORT, dont il résulte un risque de confusion, le signe contesté étant susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque la jurisprudence communautaire sur l'appréciation globale du risque de confusion, soulignant que la grande proximité des produits et services en cause vient accroître les similitudes entre les signes. B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société BIOFARMA conteste la comparaison des produits, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Carnets d'informations destinés aux patients diabétiques, aux conseils médicaux et au diagnostic médical" ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : "Papier, carton et produits en ces matières ; livres, revues, magazines". CONSIDERANT que les "Carnets d'informations destinés aux patients diabétiques, aux conseils médicaux et au diagnostic médical" de la demande d'enregistrement, tout comme les "livres, revues, magazines" de la marque antérieure, relèvent de la catégorie plus générale des produits de l'imprimerie ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel ces produits ne se retrouvent pas sur les mêmes lieux de vente ou présentoir, au motif que la marque antérieure est exploitée pour des cahiers de vacances ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier en fonction des produits et services tels que formulés dans les actes de dépôt, indépendamment des conditions effectives d'exploitation des marques en présence ; Qu'ainsi, il s'agit de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité des "Carnets d'informations destinés aux patients diabétiques, aux conseils médicaux et au diagnostic médical" de la demande d'enregistrement et des "livres, revues, magazines" de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal PASSEPORT DIABETE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe PASSEPORT, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée een couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique présentée dans un graphisme particulier ; que ces signes ont en commun le terme PASSEPORT ; Que ce terme, qui désigne notamment un livret délivré par la préfecture à un ressortissant pour lui permettre de se rendre à l'étranger, apparaît parfaitement distinctif dans le signe contesté comme dans la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu'en effet, si ce terme évoque un laisser-passer en papier ou carton, il n'est toutefois pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des "Carnets d'informations" ou des "livres, revues, magazines", ni n'en désigne une caractéristique ; Qu'en outre, le seul fait qu'il existe d'autres marques déposées en classe 16 et comprenant le terme PASSEPORT ne prouve pas le caractère usuel de ce terme pour ces produits, d'autant que, parmi ces marques, ce terme y est souvent employé selon des constructions différentes de celle du signe contesté ; Que ce terme PASSEPORT est l'élément prépondérant de la marque antérieure dès lors qu'il en est le seul élément verbal, le graphisme et les couleurs adoptés apparaissant secondaires ; Que ce terme PASSEPORT présente aussi un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme DIABETE qui le suit est descriptif de l'objet ou de la finalité des produits désignés ; Que la déposante ne saurait invoquer une différence intellectuelle tenant à l'évocation, par la marque antérieure, de la possibilité "…d'accéder à la classe supérieure", dès lors que rien dans le libellé des produits de la marque antérieure ne permet de retenir cette acception ; Qu'ainsi, il résulte de la présence de l'élément prépondérant PASSEPORT une impression d'ensemble voisine entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, dont il peut apparaître comme la déclinaison. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité des produits en cause, ainsi que de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire à l'existence d'une affiliation entre celles-ci ; Que le signe verbal contesté PASSEPORT DIABETE ne peut donc pas être adopté comme marque pour des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PASSEPORT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 05-0710 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Carnets d'informations destinés aux patients diabétiques, aux conseils médicaux et au diagnostic médical". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 328 777 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Murielle SITBON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe