INPI, 25 février 2014, 13-4075

OPP 13-4075 / VL 24/01/2014 PROJET VALANT DECISION LE 25/02/2014 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712- 26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur François D, agissant pour le compte de la société NUXLY en cours de formation, a déposé, le 18 juin 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 013 194 portant sur la dénomination NUXLY. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : «gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; audits en matière d'énergie». Le 13 septembre 2013, la société LABORATOIRE NUXE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NUXE, déposée le 24 juin 2009 et enregistrée sous le numéro 3 659 865. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité, démonstration de produits, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion d'annonces publicitaires, gestion des affaires commerciales, conseils en organisation et direction des affaires, gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires, promotion des ventes pour des tiers ; administration commerciale ; comptabilité. Services de télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, par réseau de fibres optiques, par câble, par satellite, radiophoniques, téléphoniques et télégraphiques ; messagerie électronique ; services de radiotéléphonie mobile ; location d'appareils de télécommunication ; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, à des bases de données, à des forums de discussion et à des blogs sur Internet ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; études de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; architecture, décoration intérieure ; conception, développement, installation, maintenance, mise à jour et location d'ordinateurs et de logiciels, programmation pour ordinateur, consultation en matière d'ordinateurs ; création, hébergement et entretien de sites Web pour des tiers ; reconstitution de bases de données ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; conseil en construction et en matière d'économie d'énergie». L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 21 septembre 2013, et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition et procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en cause. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste un lien de similarité entre les services d'« analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs » de la demande d'enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure. Il conteste également l'existence d'un risque de confusion entre les signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; audits en matière d'énergie» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité, démonstration de produits, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion d'annonces publicitaires, gestion des affaires commerciales, conseils en organisation et direction des affaires, gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires, promotion des ventes pour des tiers ; administration commerciale ; comptabilité. Services de télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, par réseau de fibres optiques, par câble, par satellite, radiophoniques, téléphoniques et télégraphiques ; messagerie électronique ; services de radiotéléphonie mobile ; location d'appareils de télécommunication ; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, à des bases de données, à des forums de discussion et à des blogs sur Internet ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; études de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; architecture, décoration intérieure ; conception, développement, installation, maintenance, mise à jour et location d'ordinateurs et de logiciels, programmation pour ordinateur, consultation en matière d'ordinateurs ; création, hébergement et entretien de sites Web pour des tiers ; reconstitution de bases de données ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; conseil en construction et en matière d'économie d'énergie». CONSIDERANT que les services de «gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; numérisation de documents ; audits en matière d'énergie» de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que les services d' « analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques » de la demande d'enregistrement désignent des prestations d'étude de faisabilité de réseau informatique ainsi que des prestations de rédaction de spécifications et de réalisation de logiciels; Que ces services relèvent de la catégorie générale des services de « consultation en matière d'ordinateurs » de la marque antérieure ; Que ces services sont donc identiques ou à tout le similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d' « hébergement de serveurs » de la demande d'enregistrement, tout comme les services d' « hébergement de sites Web pour des tiers » de la marque antérieure, s'entendent de services de mise à disposition de mémoire sur un serveur informatique ; Qu'à cet égard, il importe peu contrairement à ce que soutient le déposant que les services précités de la demande d'enregistrement aient été ajoutés à la classification de Nice en 2013 dès lors que la classification internationale des produits et services n'a qu'une portée administrative et est dépourvue de tout effet juridique ; Que ces services sont donc similaires, le public étant bien fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche que la société opposante se contente d'affirmer que les services de « logiciel-service (SaaS) » de la demande d'enregistrement sont similaires aux services de « conception, développement, installation, maintenance, mise à jour et location d'ordinateurs et de logiciels, programmation pour ordinateur, consultation en matière d'ordinateurs ; création, hébergement et entretien de sites web pour des tiers ; reconstitution de bases de données » de la marque antérieure sans apporter aucune argumentation étayant cette affirmation ; Que le risque de confusion entre ces services qui n'apparait nullement évident n'est donc pas établi. CONSIDERANT que les services de « conseils en technologie de l'information » de la demande d'enregistrement désignent des prestations de fourniture d'informations sur l'usage des techniques utilisées dans le traitement et la transmission des informations ; Que ces services ne présentent donc pas les mêmes objet et destination que les services de « conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » de la marque antérieure qui désignent des prestations consistant à changer le mode de représentation des données par le passage d'un code à un autre ou par scannage ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement désigne des services, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination NUXLY, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination NUXE, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que visuellement, les dénominations NUXLY et NUXE, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont de longueur proche (cinq lettres pour le signe contesté / quatre lettres pour la marque antérieure) et ont en commun trois lettres formant la même séquence d'attaque NUX, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, les dénominations en cause comportent la même syllabe d'attaque [nux] ; qu'à cet égard, à supposer comme le prétend le déposant que la lettre U du signe contesté se prononce [eu] du fait de la présence au sein de ce dernier de la voyelle Y favorisant une prononciation à l'anglaise, cette circonstance à la supposer avérée n'a pas pour effet de faire échapper le signe contesté à tout risque de confusion avec la marque antérieure, les sonorités en présence étant en tout état de cause proches ; Que les dénominations en cause diffèrent par la substitution dans le signe contesté des lettres LY à la lettre E de la marque antérieure ; Que toutefois, cette différence, bien que conférant au signe contesté une syllabe supplémentaire à la dénomination contestée comme le fait valoir le déposant, n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes en ce qu'elle se situe en position finale et que les dénominations en cause restent marquées par la séquence d'attaque commune NUX ; Qu'en outre, il importe peu, contrairement aux prétentions du déposant, que la marque antérieure soit enregistrée en lettres majuscules d'imprimerie, contrairement au signe contesté pour lequel seule la première lettre N apparait en majuscule les autres lettres étant inscrites en minuscules, le passage de lettres minuscules aux lettres majuscules étant à ce point courant que cette différence mineure peut échapper à l'attention du consommateur qui n'a qu'une mémoire imparfaite des marques ; Qu'il résulte des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les dénominations, une même impression d'ensemble. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée NUXLY constitue l'imitation de la marque antérieure NUXE. CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument du déposant relatif aux logos respectifs des deux signes, dès lors qu'ils ne font pas partie des modèles de marques tels que déposés seuls comparés dans la présente procédure ; Que de même ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel il ne peut y avoir de risque de confusion dans la mesure où la marque antérieure est une marque de produits cosmétiques haut de gamme tandis que le signe contesté a vocation à désigner des services de conseil en technologie de l'information pour les TPE, PME et START-UP ; qu'en effet, la comparaison des marques dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue en prenant en considération les seuls libellés des services en cause et les seuls signes en présence, indépendamment de l'activité réelle ou supposée des parties ; Qu'enfin, ne peut davantage être pris en compte l'argument du déposant selon lequel il est possible de douter de l'usage sérieux de la marque antérieure pour l'intégralité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, dès lors que la marque antérieure ayant moins de cinq ans, elle n'est pas soumise à l'obligation d'usage. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'en conséquence, la dénomination contestée NUXLY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services pour partie identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NUXE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : «gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; numérisation de documents ; hébergement de serveurs ; audits en matière d'énergie». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe