INPI, 9 décembre 2014, 2011-5475

OPP 11-5475 / MCR 09/12/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1 er avril 1996 ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY OTVETSTVENNOSTYU MEDITSINSKAYA FARMATSEVTITCHESKAYA KOMPANIA "BIOLA" (société du Kazakhstan) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 091 780 du 19 août 2011 portant sur le signe verbal BIOLA et désignant la France. Le 20 décembre 2011, la société BIOPHA (société par actions simplifée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale communautaire BIOLANE, déposée le 23 novembre 2009 et enregistrée sous le n°008706269. A l'appui de son opposition, la société BIOPHA fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 26 décembre 2011 sous le n°11-5475 pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Ce courrier de reprise a été notifié à la société déposante le 5 août 2014 et invitait cette dernière à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Par ailleurs, le 19 juin 2012, l'Institut a, dans le cadre d'une procédure d'opposition connexe à la présente procédure, rendu une décision refusant partiellement la protection en France de l'enregistrement international contesté, portant sur certains des produits objets de la présente opposition. En outre, le 27 août 2013, l'Institut a rendu une décision définitive consécutive à un refus de protection en France concernant une objection de fond. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Principalement, sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la décision d'opposition rendue par l'Institut rejetant partiellement la protection en France de l'enregistrement international et à la proposition de régularisation faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire portant sur cette même demande de protection, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés issus d'une production biologique ou élaborés à partir des produits qui en sont issus ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ; Que la société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants: « produits pharmaceutiques et sanitaires à usage médical (tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou fabriqués à base de ces produits) » ; que toutefois, ces produits qui figuraient dans le libellé de dépôt de la marque antérieure ne figurent plus dans le libellé tel qu'enregistré ; qu'ils ne peuvent donc pas être pris en considération ; CONSIDERANT en conséquence que ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés issus d'une production biologique ou élaborés à partir des produits qui en sont issus ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » de l'enregistrement international contesté et les « produits pharmaceutiques et sanitaires à usage médical (tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou fabriqués à base de ces produits) » de la marque antérieure, dès lors que ces derniers ne figurent pas dans le libellé tel qu'enregistré. Que par ailleurs, en n'établissant pas de liens précis entre les « substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés issus d'une production biologique ou élaborés à partir des produits qui en sont issus ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » de l'enregistrement international contesté, et les produits de la marque antérieure telle qu'enregistrée, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. Subsidiairement, sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal BIOLA ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal BIOLANE ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations BIOLA, constitutive du signe contesté et BIOLANE, constitutive de la marque antérieure ; Qu'en effet, visuellement, les cinq lettres composant la dénomination contestée forment la longue séquence d'attaque BIOLA- de la marque antérieure ; Que phonétiquement, les deux dénominations en cause présentent les mêmes sonorités successives [bi-o-la-] ; Qu'il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement très proches que le consomateur est susceptible de confondre (BIOLA / BIOLANE). CONSIDERANT ainsi que la dénomination BIOLA constitue l'imitation de la marque antérieure BIOLANE. CONSIDERANT toutefois, que nonobstant la similitude des signes, aucune comparaison des produits en cause n'a pu être effectuée ; qu'ainsi, l'enregistrement international contesté BIOLA peut bénéficier d'une protection en France comme marque pour ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BIOLANE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Marie-Charlotte RIVASSEAU, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe