INPI, 2 octobre 2012, 12-1705

OPP 12-1705 Le 28/08/2012 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Devenu définitif le 02/10/2012 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société HUMUS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 27 janvier 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 892 426 portant sur le signe verbal ENERGY CUP. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ». Le 17 avril 2012, la société NRJ GROUP (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale NRJ, déposée le 21 mai 1996 régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 136 150 dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services de télécommunications ; transmission électronique de données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tel que ondes, câble, satellites, réseau Internet. Communications par terminaux d'ordinateurs Education ; divertissement notamment divertissements radiophoniques ; activités sportives et culturelles. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 14 mai 2012, sous le n° 12-1705. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société NRJ GROUP fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque également la notoriété de la marque NRJ et joint à ce titre des documents. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société HUMUS conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument concernant la comparaison des services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Services de télécommunications ; transmission électronique de données, d'images, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tel que ondes, câble, satellites, réseau Internet. Communications par terminaux d'ordinateurs Education ; divertissement notamment divertissements radiophoniques ; activités sportives et culturelles. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de la demande d'enregistrement. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ENERGY CUP ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal NRJ. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que la société opposante fournit à l'appui de l'opposition, des documents démontrant la connaissance sur le marché de la marque antérieure dans le domaine des divertissements et des loisirs ; qu'il convient de prendre en compte cette connaissance de la marque antérieure sur ce marché pour apprécier le risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux dénominations ; la marque antérieure quant à elle est composée d'un élément verbal composé de trois lettres. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l'élément verbal phonétiquement identique ENERGY/ENERGIE ; qu'ils diffèrent par la substitution de l'élément ENERGY à son équivalent phonétique NRJ et par la présence au sein du signe contesté du termes CUP ; Que phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun un élément verbal de trois syllabes, comportant, les mêmes séquences et sonorités [n-èr-ji] et évoquant pareillement l'énergie, à savoir ENERGY pour le signe contesté et NRJ pour la marque antérieure ; Qu'ils différent pas leur apparence, la marque antérieure se présentant sous la forme de trois lettres alors que le signe contesté est composé du terme ENERGY accompagné du terme CUP ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, l'élément verbal ENERGY apparaît distinctif à l'égard des services en cause ; Que la société déposante ne saurait soutenir que cette dénomination serait « faiblement distinctive et tout à fait banale dans le domaine concerné », et que cette dénomination est « utilisée couramment…pour qualifier la rigueur, la vitalité et force d'une marque et apparaît totalement usuelle », les documents joints à ce titre ne permettant pas de l'établir ; Qu'en effet, la simple fourniture d'une liste de résultats de recherches indiquant qu'il existe des marques déposées notamment en classe 38 et 41 et comportant le terme ENERGY, sans aucune indication supplémentaire quant à leurs statuts, portées ou leurs titulaires, ne saurait suffire à priver de toute protection ce terme ; Que de même, le caractère usuel de ce terme doit être apprécié au regard du nombre important de marques déposées pour les services en cause dans ces classes mais également au regard du nombre de marques réellement valables en France et présentant une structure dans laquelle le terme ENERGY est perceptible isolément ; Qu'en outre, le terme ENERGY constitue l'élément dominant du signe contesté par sa présentation en attaque et sa longueur, et en ce qu'il apparaît parfaitement détachable visuellement et phonétiquement du terme court CUP qui le suit et ne forme pas avec lui un ensemble dans lequel il ne serait plus perceptible et perdrait dès lors son caractère prépondérant ; Qu'à cet égard, la déposante ne démontre pas en quoi le signe ENERGY CUP formerait un ensemble possédant une signification distincte des éléments le composant ou serait perçu comme la coupe de l'énergie ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes dominés par un élément verbal phonétiquement et intellectuellement identique NRJ / ENERGY ; Que le risque de confusion est encore aggravé par la connaissance sur le marché de la marque antérieure dans le domaine du divertissement : Qu'à cet égard, est sans incidence sur la présente procédure la décision de justice invoquée par la société opposante, celle-ci, rendue dans des circonstances distinctes notamment au regard des services concernés n'étant pas transposable à la présente espèce. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ENERGY CUP constitue donc l'imitation de la marque antérieure NRJ. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté ENERGY CUP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque communautaire verbale NRJ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 12-1705 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 892 426 est pa rtiellement rejetée, pour les services précités. Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe