INPI, 22 novembre 2018, 2018-2206

18-2206 / NG 23 novembre 2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NOVAREA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 2 mars 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 433 577, portant sur le signe complexe NOVASTREAM. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques). Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Le 23 mai 2018, la société NOVAPRESS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NOVA, renouvelée par déclaration en date du 27 mai 2010 sous le numéro 3029684. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et les services suivants : « photographies. Services de publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité. Agences de presse et d'informations ; communications par terminaux d'ordinateurs ; diffusion de programmes radiophoniques, audiovisuels et téléphoniques. Edition de livres, production d'œuvres audiovisuelles pour le cinéma ; organisation, production de spectacles ou d'événements à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; organisation d'expositions ou d'événements à buts culturels ou éducatifs ». L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante en date du 28 mai 2018 et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition, invitant en outre la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, la société opposante a fourni des pièces dans le délai qui lui était imparti à cet effet. En date du 27 septembre 2018, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société déposante a contesté le bien-fondé de ce projet et la société opposante a présenté des observations en réponse à cette contestation. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, l'opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, qui peut selon elle en être perçu comme une déclinaison. Elle invoque en outre la notoriété de la marque antérieure dans le domaine de la radiophonie et du divertissement culturel et musical en France ; à l'appui de cette affirmation, elle fournit deu

x décision

s de justice. Suite au projet de décision, la société opposante requiert la confirmation de ce dernier tant sur la comparaison des produits et services que sur celle des signes, répondant aux dernières observations de la société déposante. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains des produits et services en cause, ainsi que celle des signes. Suite au projet de décision, elle conteste la similarité retenue par le projet de décision entre les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » et les services de « communications par terminaux d'ordinateurs ; diffusion de programmes radiophoniques, audiovisuels et téléphoniques » ; - les « services de téléconférences ; services de visioconférence » et les services de « communications par terminaux d'ordinateurs ; diffusion de programmes radiophoniques, audiovisuels et téléphoniques ». Elle conteste par ailleurs le projet de décision sur la comparaison des signes, insistant sur les différences d'ensemble existant entre les signes et sur l'importance de l'élément STREAM et de l'élément figuratif présents dans le signe contesté. Elle soutient à cet égard que l'élément NOVA du signe contesté ne constitue pas l'élément dominant du signe contesté, se fondant dans un ensemble unitaire au sein duquel l'élément STREAM est en outre mis en exergue ; elle ajoute que l'élément STREAM du signe contesté ne sera pas nécessairement perçu comme évoquant la notion de « streaming » et ne constitue en tout état de cause pas la désignation des services en cause, dont un certain nombre ne peuvent du reste avoir recours au « streaming », s'agissant d'une technique limitée aux seuls contenus vidéos. Au soutien de son argumentation, elle invoque des décisions d'opposition précédemment rendues par l'Institut.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques). Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; Que les produits et services de la marque antérieure invoqués par la société opposante sont les suivants : « photographies. Services de publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité. Agences de presse et d'informations ; communications par terminaux d'ordinateurs ; diffusion de programmes radiophoniques, audiovisuels et téléphoniques. Edition de livres, production d'œuvres audiovisuelles pour le cinéma ; organisation, production de spectacles ou d'événements à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; organisation d'expositions ou d'événements à buts culturels ou éducatifs ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; communications par terminaux d'ordinateurs ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » apparaissent identiques et/ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, que les « services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « communications par terminaux d'ordinateurs ; diffusion de programmes radiophoniques, audiovisuels et téléphoniques » de la marque antérieure, dès lors que, comme l'affirme la société opposante, les premiers ont pour objet les seconds, lesquels requièrent les premiers ; Qu'il en résulte un lien de complémentarité entre ces services ; Qu'est sans incidence l'argument de la société déposante, invoqué suite au projet de décision, selon lequel l'accomplissement des premiers ne requiert pas le recours aux seconds, dès lors que le lien de complémentarité retenu entre ces services tient à un autre rapport d'interdépendance, précédemment relevé ; Qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme la société déposante, ces services, qui revêtent un caractère technique, sont proposés par les mêmes types de prestataires, à savoir des opérateurs de télécommunications qui assurent à la fois l'abonnement et l'accès aux services de télécommunications qu'ils accomplissement ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services de « Télécommunications » de la demande d'enregistrement constituent une catégorie générale incluant les services de « diffusion de programmes radiophoniques, audiovisuels et téléphoniques » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que considère la société déposante, les services précités de la marque antérieure consistent en des services de télécommunications en ce qu'ils s'entendent des prestations techniques de communication à distance de programmes radiophoniques, audiovisuels et téléphoniques, et non pas des prestations culturelles ou divertissantes contenues dans les programmes concernés ; Qu'il s'agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les services de « communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; services de téléconférences ; services de visioconférence » de la demande d'enregistrement et les services de « communications par terminaux d'ordinateurs ; diffusion de programmes radiophoniques, audiovisuels et téléphoniques » de la marque antérieure relèvent communément de la catégorie plus générale des services de télécommunications ; Qu'ils partagent à ce titre les mêmes nature et objet et sont assurés par les mêmes prestataires, à savoir des opérateurs de télécommunications, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Que contrairement à ce que soutient la société déposante suite au projet de décision, les services de télécommunications, qui s'entendent exclusivement de prestations techniques de transmission à distance de données assurées spécifiquement par des opérateurs de télécommunications, apparaissent constituer une catégorie suffisamment précise et circonscrite pour être prise en considération en tant que critère de similarité des services précités ; Qu'à cet égard, la société déposante se contente d'alléguer que « l'offre en matière de télécommunications est aujourd'hui vaste » et que cette catégorie serait « très large », sans fournir d'éléments aux fins d'étayer ces affirmations ; Qu'ainsi, les services précités apparaissent similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'est sans incidence l'argumentation de la société déposante, développée suite au projet de décision, selon laquelle il n'existerait pas de lien d'interdépendance entre ces services, dès lors que la similarité entre ceux-ci résulte non pas d'un lien de complémentarité mais de leur appartenance à une même catégorie plus générale et des caractéristiques communes qui en découlent. CONSIDERANT en revanche, que contrairement à ce qu'affirme la société opposante, le service de « prêt de livres » de la demande d'enregistrement, qui désigne la fourniture temporaire et gratuite d'ouvrages par des bibliothèques, ne relève nullement de la catégorie du service d'« Édition de livres » de la marque antérieure, qui s'entend de la publication et de la diffusion d'ouvrages écrits, pour le compte de leurs auteurs, et relève de la compétence des maisons d'édition ; Que ces services, qui ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires, ne sont dès lors ni identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que le service de « location de postes de télévision » de la demande d'enregistrement, qui désigne un service de mise à disposition pour un temps déterminé et à titre onéreux d'appareils de télévision, fourni par des loueurs spécialisés, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « diffusion de programmes audiovisuels » de la marque antérieure, le premier n'ayant pas pour objet direct la prestation des seconds mais la mise à disposition d'un appareil, et les seconds ne requérant pas nécessairement le recours au premier ; Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'enfin, les « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » de la demande d'enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « communications par terminaux d'ordinateurs » de la marque antérieure, les seconds, requis pour toutes les prestations impliquant l'usage d'un réseau informatique (lesquelles sont des plus diverses), n'ayant nullement nécessairement pour objet les premiers ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement objets de l 'opposition sont pour partie identiques et/ou similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe NOVASTREAM, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination NOVA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté comporte des éléments verbaux, graphiques et figuratifs ainsi que des couleurs, alors que la marque antérieure consiste en une dénomination unique, présentée en caractères d'imprimerie standards ; Que visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la séquence NOVA, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que si les signes diffèrent par l'adjonction dans le signe contesté de la séquence STREAM ainsi que d'éléments graphiques / figuratifs et couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la séquence commune NOVA apparaît distinctive au regard des produits et services en cause, ce que ne conteste du reste pas la société déposante ; Que cette séquence NOVA, constitutive de la marque antérieure, conserve une individualité et présente un caractère dominant au sein du signe contesté, contrairement à ce que considère la société déposante ; Qu'elle y est en effet placée en attaque et se trouve visuellement nettement individualisée de la séquence STREAM par une épaisseur de caractères différente ; Qu'en outre, elle ne forme pas avec l'élément STREAM une expression dotée d'un sens propre ; Qu'il en résulte que contrairement à ce que considère la société déposante, la séquence d'attaque NOVA du signe contesté n'apparaît pas fondue dans un ensemble unitaire, apparaissant au contraire comme un élément individualisable auquel l'élément STREAM est simplement juxtaposé ; Qu'en outre, cet élément STREAM, terme anglais signifiant « flux », sera immédiatement reconnu dans le signe contesté comme une référence évidente à la notion de « streaming » ; que cet anglicisme, utilisé en France pour désigner une technique de transmission de données notamment audio ou vidéo, en flux régulier et continu, permettant de les rendre disponibles à l'utilisateur quasiment instantanément, est en effet connu du consommateur de référence des services en cause qui relèvent des domaines de la publicité, de l'évènementiel, de la culture et du divertissement ainsi que des télécommunications, secteurs dans lesquels l'emploi d'anglicismes est fréquent et la notion de « streaming » connue ; Qu'il importe peu que le terme anglais STREAM puisse avoir d'autres sens tels que « ruisseau, torrent… », comme l'invoque la société déposante, dès lors que compte tenu des services en cause, le public reconnaîtra immédiatement ce terme dans le sens précité ; Qu'il en résulte que cette séquence STREAM n'apparaît pas de nature à retenir l'attention du public en tant qu'élément de marque, et ce en dépit de son graphisme plus épais, se comprenant comme une simple référence à la nature, à l'objet ou au moyen technique d'exécution des services que la marque vise à couvrir ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le souligne la société déposante dans ses dernières observations, que le terme STREAM ne constitue pas en tant que tel la désignation même des services en cause et que certains d'entre eux ne peuvent consister en du « streaming » ou avoir recours à lui pour leur réalisation, ils sont au moins susceptibles d'avoir celui-ci comme objet, ce que le public pertinent sera en mesure de comprendre ; Que le fait que STREAM figure en caractères épais ne saurait à cet égard supplanter son faible caractère distinctif au regard des services en cause et en faire l'élément essentiel du signe, et ce nonobstant les intentions du déposant dans le choix de cette présentation ; Que l'élément figuratif, la police particulière les couleurs du signe contesté ne sauraient écarter le risque de confusion en ce qu'ils n'empêchent nullement la perception et la compréhension immédiate de la séquence NOVA ; Que du reste, l'élément figuratif, qui s'apparente à une lettre N, contribue à mettre en exergue la séquence NOVA en rappelant son initiale ; Que même à supposer que le consommateur ne reconnaisse pas une lettre N dans cet élément figuratif, comme le soutient la société déposante suite au projet de décision, cette circonstance ne serait pas de nature à ôter à l'élément NOVA du signe contesté son caractère essentiel ; Qu'enfin, sont sans incidence les décisions de l'Institut invoquées par la société déposante suite au projet de décision, les cas d'espèce étant différents ; Qu'ainsi, compte tenu des ressemblances entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, ce dernier étant fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure pour de services ayant trait au « streaming » ; Qu'est inopérant l'argument de la société déposante relatif à la tolérance par la société opposante d'une autre marque NOVASTREAM déposée en 2007 pour des services des classes 35, 38, 41 et 42 ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de la coexistence d'autres marques analogues avec la marque antérieure, le titulaire de cette dernière étant seul juge de l'opportunité des actions à engager. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée ; Qu'en raison de l'identité et/ou de la similarité de certains des produits et des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné au regard desdits produits et services. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté NOVASTREAM ne peut pas être adopté comme marque pour les services identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NOVA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques). Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Responsable de pôle