INPI, 26 avril 2006, 05-3040

26/04/2006 OPP 05-3040 / AVP DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE PRIMAPHOT (société anonyme) a déposé, le 20 juillet 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 371 243 portant sur le sig ne verbal PRIMA'POP. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : «Papier, carton ; imprimés ; journaux, manuels ; brochures promotionnelles ; revues ; périodiques ; publications, prospectus ; livres, catalogues ; albums photographiques ; papier d'emballage ; sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ou en matière plastique ; photographies ; appareils pour le collage des photographies ; supports pour photographies ; affiches ; dessins ; images ; photogravure ; clichés ; produits de papeterie ; articles pour reliure» (classe 16). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/34 NL du 26 août 2005. Le 26 octobre 2005, la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ (société anonyme), représentée par Monsieur David BILQUEY, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles", du cabinet FLECHNER, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PRIMA n° 1 338 930 en cours de renouvellement. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «Papier, carton ; imprimés, journaux et périodiques, livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés» (classe 16). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée a été notifiée par l'Institut à la société déposante le 9 novembre 2005 sous le n° 05-3040. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 2 décembre 2005, la SOCIETE PRIMAPHOT, représentée par Madame Catherine WURTZ et Monsieur Jacques B, avocats justifiant d'un pouvoir du cabinet DEPREZ DIAN GUIGNOT, a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Cette demande a été notifiée à la société opposante par l'Institut, le 7 décembre 2005. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Le 16 décembre 2005, la société opposante a produit les pièces sollicitées, notifiées le 22 décembre suivant à la société déposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 4 janvier 2006, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition et contesté les pièces fournies par la société opposante. Ces observations ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 12 janvier 2006. Toutefois, la présentation d'observations en réponse aux pièces propres à établir que la déchéance des droits, pour défaut d'exploitation de marque, n'est pas encourue n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, ces arguments n'ont pu être pris en compte pour l'établissement du projet de décision, ce dont les parties ont été informées. Le 9 mars 2006, par télécopie confirmée par courrier, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 12 avril 2006, fin de la procédure écrite. Le 9 mars 2006, la société déposante a présenté par télécopie confirmée par courrier, des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises le 13 mars 2006 à la société opposante par l'Institut. Le 15 mars 2006, la société opposante a présenté par télécopie des observations en contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises par courrier le 20 mars suivant à la société déposante par l'Institut. Le 27 mars 2006, la société opposante a présenté par télécopie confirmée par courrier, des observations en réponse à celles précitées de la société déposante, transmises par courrier le 29 mars suivant à cette dernière par l'Institut, en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le projet de décision, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les «papier, carton, imprimés, journaux, périodiques, livres, photographies, produits de papeterie, articles pour reliures, clichés» de la demande d'enregistrement contestée qui se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement identiques ou, à tous le moins similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les «manuels» et le «matériel d'instruction ou d'enseignement» ; - les «publications» et les «journaux et périodiques, livres» ; - les «brochures promotionnelles, prospectus, catalogues» et les «imprimés» ; - les «albums photographiques, appareils pour le collage des photographies, supports pour photographies» et les articles de «papeterie» ; - les «appareils pour le collage des photographies» et les «matières adhésives pour la papeterie» ; - les «papier d'emballage, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ou en matière plastique» et les articles de «papeterie». Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les «manuels» et les «livres» ; - les «affiches, dessins, images, photogravures» et les «photographies, clichés». Sont similaires, par complémentarité, les «albums photographiques, appareils pour le collage des photographies, supports pour photographies» de la demande d'enregistrement contestée et les «photographies» de la marque antérieure invoquée. Dans ses observations contestant le projet de décision la société opposante présente les arguments suivants : Sont identiques, ou à tout le moins similaires, les «revues» de la demande d'enregistrement contestée et les «journaux et périodiques» de la marque antérieure invoquée. Sont similaires, les «dessins» de la demande d'enregistrement contestée et les «photographies, clichés» de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune du terme PRIMA. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la SOCIETE PRIMAPHOT conteste la comparaison des signes et joint un listing et des copies de marques comportant notamment le terme PRIMA. Elle invoque des décisions judiciaires et une décision de justice à l'appui de son argumentation. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits. Dans ses observations contestant le projet de décision la société opposante demande la clôture de la procédure en l'absence de fourniture de preuves d'usage pertinentes relatives à l'exploitation de la marque antérieure. Elle invoque des décisions judiciaires à l'appui de son argumentation.

III.- DECISION

A. SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Qu'aux termes de l'article R 712-17 du code précité, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue… Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation» ; Qu'enfin, l'article R 712-18 du code précité dispose que « La procédure d'opposition est clôturée … Lorsque l'opposant … n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue … » ; Que sur l'invitation du titulaire de la demande d'enregistrement contestée, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, un exemplaire d'un périodique intitulé PRIMA, publié en novembre 2005 et émanant de la société PRISMA PRESSE ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel la procédure d'opposition devrait être clôturée au motif que la pièce fournie n'atteste pas de l'usage de la marque par la société opposante, mais par une société tierce ; qu'en effet, l'usage sérieux de la marque peut être l'usage fait implicitement ou explicitement avec le consentement de son propriétaire ; Qu'en l'espèce ce consentement est d'autant moins contestable que le magazine comporte la mention «Prima avec l'aimable autorisation de la Compagnie des gaz de Pétrole Primagaz» et que celle-ci a concédé à la société PRISMA PRESSE une licence d'exploitation de la marque PRIMA pour les produits de la classe 16 dont copie a été fournie ; Qu'ainsi et dès lors que le périodique PRIMA précité atteste d'un usage en France à titre de marque et qu'il s'agit d'un des produits de la marque antérieure servant de base à l'opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle, de la marque en cause ; Qu'en particulier, il n'appartient pas à l'Institut d'apprécier la pertinence des pièces produites au regard de l'existence de deux marques PRIMA enregistrées en classe 16 au nom de la société PRISMA PRESSE, cette question relevant de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B-SUR LE FOND CONSIDERANT quant à la comparaison des produits, que l'opposition porte sur les produits suivants: «Papier, carton ; imprimés ; journaux, manuels ; brochures promotionnelles ; revues ; périodiques ; publications, prospectus ; livres, catalogues ; albums photographiques ; papier d'emballage ; sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ou en matière plastique ; photographies ; appareils pour le collage des photographies ; supports pour photographies ; affiches ; dessins ; images ; photogravure ; clichés ; produits de papeterie ; articles pour reliure» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : «Papier, carton ; imprimés, journaux et périodiques, livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; clichés». CONSIDERANT que les «Papier, carton ; imprimés ; journaux, manuels ; brochures promotionnelles ; périodiques ; publications, prospectus ; livres, catalogues ; albums photographiques ; papier d'emballage ; sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ; photographies ; appareils pour le collage des photographies ; supports pour photographies ; affiches ; images ; photogravure ; clichés ; produits de papeterie ; articles pour reliure» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et similaires pour les autres à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante a établi que les «revues ; dessins» de la demande d'enregistrement apparaissent respectivement similaires aux «journaux et périodiques» et «photographies, clichés» de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les «sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en matière plastique» de la demande d'enregistrement ne relèvent pas, contrairement aux allégations de la société opposante, de la catégorie générale de la «papeterie» de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont en partie identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT quant à la comparaison des signes, que le projet de décision de l'Institut a admis que le signe verbal contesté PRIMA'POP constituait l'imitation de la marque verbale antérieure PRIMA, ce qui n'est pas contesté par les parties ; Que la similitude des signes, conjuguée à l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PRIMA'POP ne peut pas être adopter comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbal PRIMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 05-3040 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «Papier, carton ; imprimés ; journaux, manuels ; brochures promotionnelles ; revues ; périodiques ; publications, prospectus ; livres, catalogues ; albums photographiques ; papier d'emballage ; sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ; photographies ; appareils pour le collage des photographies ; supports pour photographies ; affiches ; dessins ; images ; photogravure ; clichés ; produits de papeterie ; articles pour reliure» ; Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 371 243 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe