Cour d'appel de Paris, 17 juin 2011, 2010/07847

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 17 JUIN 2011 Pôle 5 - Chambre 2 (n° 164, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07847. Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2010 Tribunal de Grande Instance de MELUN 1ère Chambre 1er Cabinet RG n° 08/00381. APPELANTE : S.A. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE anciennement W ET BROUTIN FRANCE prise en la personne du Président de son conseil d'administration, ayant son siège social [...] 77170 SERVON, représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Sylvie B ANTOINE & BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, toque R 064. INTIMÉE : Société de droit belge CANTILLANA INVEST prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Ponstraat 84, B 9831 DEURLE (BELGIQUE), représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseillère, Madame NEROT, conseillère. qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET

: Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La société CANTILLANA INVEST est titulaire de l'enregistrement international portant sur la dénomination STRASSER n° 809 365 du 22 août 2003 pour désigner, en classe 19, les 'matériaux de construction non métalliques, pierres naturelles et artificielles, béton, mortier, ciment, gypse, plâtre et enduits'. Cette marque est déposée pour le territoire français depuis le 24 octobre 2006 pour désigner les 'mortiers, notamment mortiers de colle'. Cette marque, pour sa partie française, a fait l'objet d'un examen par l'INPI dans le cadre d'une procédure d'opposition diligentée par la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE qui opposait sa marque française semi-figurative STRASSER n°1 468 695 déposée le 30 mai 1988 (renouvelée le 2 7 mai 1998) en classe 19 pour désigner 'l'enduit spécial pour ravalement de façade'. L'opposition a été notifiée le 6 avril 2007 à l'OMPI. La procédure d'opposition a été déclarée close le 7 août 2007 à défaut pour l'opposant d'avoir produit des pièces de nature à démontrer l'exploitation de sa marque. C'est dans ces circonstances que la société CANTILLANA INVEST a, par acte du 31 décembre 2007, fait citer devant le tribunal de grande instance de Melun la société SAINT GOBAIN pour voir prononcer la déchéance de la marque n°1 468 695 pour défaut d'exploitation et obtenir d es mesures d'interdiction. Reconventionnellement, la société SAINT GOBAIN estimant que la demande en déchéance n'était pas fondée a demandé l'annulation de la marque STRASSER n°809 365 en sa partie française et la condamnation de la société CANTILLANA à payer des dommages et intérêts pour contrefaçon de la marque n°1 468 695 et de ses marques 'dérivées', ainsi que pour parasitisme par rattachement au nom commercial STRASSERVIL. Par jugement du 9 février 2010, le tribunal de grande instance de Melun a prononcé la déchéance de la marque semi-figurative STRASSER n°1 468 695, dit que la décision sera transmise à l'INPI aux fins d'inscription au Registre des marques, prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte, débouté la société SAINT GOBAIN de ses demandes reconventionnelles, condamné la société SAINT GOBAIN à verser à la société CANTILLANA la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par écritures du 4 mai 2011, la société SAINT GOBAIN demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de dire que la marque STRASSER n°1468695 fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, de dire que la société CANTILLANA est coupable d'actes de contrefaçon par reproduction et imitation de la marque susvisée, et par imitation des marques STRASSERVIL n° 1 240 918 et n° 3 257 931, S TRASSERLITH n°013 128 865, STRASSERDRESS n° 023 152 521 et STRA SSER DEGRO n°023 152 520 à son préjudice, qu'elle se rend coup able d'actes de concurrence déloyale et parasitaire en usant du signe STRASSERFUGE et en imitant la gamme de produits STRASSER qu'elle commercialise, de prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale STRASSER n°80 9 365, transmettre l'arrêt aux fins d'inscription au Registre international des marques, prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte, se réserver sa liquidation, de condamner la société CANTILLANA à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de la marque STRASSER, celle de 40 000 euros au titre de la contrefaçon des autres marques, celle de 10000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par écritures du 5 mai 2011, la société CANTILLANA INVEST conclut à la confirmation du jugement, et prie la cour de dire que sont insuffisamment démontrés les actes de contrefaçon, d'imitation de marque et de concurrence déloyale qui lui sont reprochés et que faute d'exploitation démontrée, il ne saurait y avoir de contrefaçon, d'imitation de marque et de concurrence déloyale, et à défaut, au titre des demandes reconventionnelles de la société SAINT GOBAIN qui invoque un comportement fautif de la société CANTILLANA, (entité juridique distincte de la sienne) dire la société CANTILLANA INVEST hors de cause, et condamner la société SAINT GOBAIN à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR : Sur la demande en déchéance de la marque STRASSER n°1 468 695 : Considérant que l'appelante critique la décision en ce que : - la date de déchéance a été fixée au 31 décembre 2002 alors qu'elle ne pourrait l'être, si elle était prononcée, qu'à compter du 31 décembre 2007, date de l'expiration du délai de cinq ans retenu par la loi, - l'enquête a été écartée au motif qu'une enquête d'opinion n'apporte aucun élément quant à l'usage du signe, alors que tous éléments sont utiles pour apprécier l'usage sérieux, et que cette enquête révèle que la marque était connue durant la période concernée, - l'usage de la marque STRASSER est corroborée par les catalogues et documents publicitaires qui font mention à de multiples reprises de la marque pour désigner des enduits de façade et des produits à base de chaux aérienne, marque utilisée en qualité de marque 'ombrelle' marque dominante autour de laquelle viennent se greffer différentes sous-marques et/ou déclinaisons, - le tribunal a, à tort, retenu qu'aucune des mentions figurant sur les publicités ne concerne le signe déposé 'STRASSER', les produits vendus l'étant sous d'autres marques propriété de la société Saint Gobain, alors que dans les marques en cause (Strasservil, Strasserdress, Strasser Degro, Strasserlith), le terme STRASSER est détaché des suffixes désignant la gamme des produits par des couleurs ou un graphisme différents, - les factures produites en première instance prouvent une exploitation sérieuse et non pas sporadique, - les nouvelles factures et bons de commande versés aux débats en appel prouvent la commercialisation de produits revêtus de la marque ; Considérant ceci exposé que la marque STRASSER dont il est demandé la déchéance est déposée pour désigner 'un enduit spécial pour ravalement de façade' tandis que la marque internationale STRASSER opposée vise la France uniquement pour les 'mortiers notamment mortiers de colle'; que la demande en déchéance ne peut porter que sur ces produits ; Considérant que selon les dispositions de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, est assimilée à un usage sérieux un usage de la marque sous une forme modifiée à condition que la modification n'en altère pas le caractère distinctif ; Considérant que sont versés aux débats, en appel, comme preuve d'un usage sérieux de la marque STRASSER durant la période du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2007 des documents publicitaires, catalogues, une enquête de notoriété réalisée en 2008 et des factures ; Considérant qu'aucun des documents publicitaires, catalogues et factures ne comporte le terme STRASSER seul, que sur ces documents sont apposés le plus souvent le terme STRASSERVIL, mais également les expressions STRASSERDRESS ou STRASSERDEGRO ou STRASSERLITH ; Or considérant que contrairement à ce que soutient l'appelante les adjonctions des suffixes VIL, DEGRO, DRESS et LITH aux syllabes STRASSER, même avec un graphisme ou une couleurs distincte, ne peuvent être considérées comme des modifications de la marque qui n'en altéreraient pas son caractère distinctif ; que chacune de ces expressions par l'ensemble qu'elles constituent sont totalement arbitraires et que perçues dans leur globalité elles possèdent un caractère distinctif propre différent de celui du signe STRASSER seul ; Considérant en conséquence que l'exploitation des produits sous ces signes ne peut valoir preuve d'un usage sérieux de la marque STRASSER pour les produits en cause ; Considérant que si l'enquête ne doit pas être écartée des débats, étant un élément de preuve parmi d'autres de nature à établir l'existence de la connaissance de la marque par le public, il ne peut à lui seul démontrer un usage à titre de marque, ce d'autant que l'enquête portait sur un échantillon limité d'entreprises (385) ; Considérant qu'en conséquence, cette enquête détachée de toute preuve d'acte de commercialisation du produit sous la dénomination STRASSER ne suffit pas à démontrer l'existence d'une exploitation sérieuse de la marque durant la période litigieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que toutefois, le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que la déchéance était acquise le 31 décembre 2002 alors que la déchéance n'est acquise qu'à l'issue de la période de cinq ans sans exploitation ; que les droits sur la marque sont déchus à compter du 31 décembre 2007 ; qu'il sera également infirmé en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction, cette sanction n'étant pas justifiée puisque la société Saint Gobain était titulaire de droits sur la marque ; Sur la demande reconventionnelle : * au titre de la contrefaçon de la marque STRASSER pour la période comprise entre le dépôt de marque de la société CANTILLINA et la date du prononcé de la déchéance (entre le 24 octobre 2006 et le 31 décembre 2007) : Considérant que durant cette période, compte tenu du dépôt portant sur le signe STRASSER déposé pour des produits identiques à ceux de la marque antérieure STRASSER de la société SAINT GOBAIN, cette dernière soutient avec raison que la société CANTILLANA a commis, en déposant la marque STRASSER un acte de contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque en application de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; * au titre de l'imitation des marques STRASSERVIL, STRASSER DEGRO, STRASSERDRESS et STRASSERLITH par la marque STRASSER déposée par la société CANTILLINA et par des expressions utilisant pour désigner des produits les termes STRASSER : Considérant que la société Saint Gobain reproche à la société CANTILLANA de porter atteinte aux marques susvisées par l'usage du terme STRASSER pour désigner des produits sous les appellations STRASSER, STRASSER FH3, STRASSER FK90, STRASSER BASIC, STRASSER FLEX.... sur le réseau internet (procès-verbal de constat du 10 septembre 2008) et dans le catalogue mis aux débats (pièces 27 et 30) ainsi que sur le site internet, selon un extrait de 2009 ; Considérant que la société CANTILLANA INVEST soutient qu'elle n'est pas responsable de ces faits qui concernent la société CANTILLANA qui exploite les produits, entité distincte de la sienne ; Considérant qu'en réplique, la société Saint Gobain expose que d'une part, il n'est pas démontré qu'il s'agirait d'entités distinctes et que d'autre part, la société CANTILLANA INVEST, titulaire des droits sur la marque doit observer en cette qualité, une vigilance particulière quant à son exploitation et être tenue responsable des faits d'usage incriminés qu'elle a, en l'espèce, nécessairement autorisés ; qu'elle développe également toute une argumentation sur l'exploitation des marques qu'elle a déposées et qu'elle oppose à la société CANTILLANA ; Considérant que pour sa part, la société CANTILLANA ne forme aucune contestation sur la réalité de l'exploitation des marques invoquées par la société SAINT GOBAIN ; qu'il ne sera pas répondu sur ce point à l'argumentation de la société SAINT GOBAIN ; Considérant que par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat en date du 10 septembre 2008 relatif au site www.cantillana.fr que ce site appartient à une société CANTILLANA ayant son domicile à SANTES en France ; que la société Cantillana Invest n'est pas domiciliée en ce lieu, l'étant en Belgique ; qu'il n'est pas démontré par la société Saint Gobain que le site internet www.cantinella.com (extrait de 2009) serait la propriété de la société présente dans la présente procédure ; qu'enfin, il n'est donné aucune précision sur l'origine du catalogue mis aux débats, relatif à des produits commercialisés sous les dénominations contestées, étant observé qu'une autre société CANTILLINA est domicilée en Belgique à l'adresse indiquée sur le catalogue ; que dès lors, il n'est pas établi que la société CANTILLINA INVEST serait à l'origine en France des actes litigieux ; que le fait qu'elle soit titulaire de la marque ne la rend pas de ce seul fait responsable des actes commis par d'autres sociétés ; Considérant en conséquence que le seul acte susceptible de caractériser un acte de contrefaçon par imitation illicite ressort du dépôt de la marque STRASSER du 24 octobre 2006 ; Considérant qu'il est constant que les signes en présence visent des produits identiques ou similaires ; qu'en effet, les marques STRASSER DEGRO, STRASSERDRESS, désignent des 'matériaux de construction non-métallique. Enduit de façade. Rénovation de façade', 'STRASSERLITH', les 'matériaux de construction non métallique. Enduit isolant de façade. Rénovation de façade', 'STRASSERVIL isolation thermique enduits de parements mortiers spéciaux', 'les matériaux de construction en particulier, enduits de parement, isolants thermiques, mortiers spéciaux, colles et ciment-colles', 'STRASSERVIL', les enduits, mortiers, liants à base de chaux et autres composants (minéraux), chaux de construction. Service d'étanchéité (construction). Service d'isolation (construction)' ; Qu'il convient donc d'apprécier le risque de confusion entre les signes en application de l'article L 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle ; que ce risque de confusion doit être apprécié au regard de l'impression globale existant entre les marques en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce, notamment de la grande proximité des produits, le caractère fortement distinctif des signes ou l'importance de leur connaissance sur le marché ; qu'en l'occurrence, se retrouve dans les marques dont se prévaut la société Saint Gobain et la marque Strasser le même vocable Strasser ; que néanmoins, chacune des marques antérieures est perçue de manière globale comme étant un signe arbitraire dont il n'y a pas lieu de détacher le terme Strasser, cela à l'exception de la marque Strasser Degro qui est inscrite sur le dépôt en deux mots mais qui phonétiquement est également lue ainsi que les autres marques comme constituant un tout ; Considérant en conséquence qu'un consommateur moyennement attentif, compte tenu de la perception différente qu'il a des signes en présence et de l'impression globale qu'il en a ne pourra risquer de les confondre en leur attribuant une origine commune ; Que la demande sera rejetée ; Considérant que la demande en nullité ne pourra ainsi prospérer dès lors que la déchéance de la marque STRASSER de la société Saint Gobain a été prononcée ; Sur l'atteinte au nom commercial STRASSERVIL : Considérant qu'il est soutenu par la société Saint Gobain que le terme STRASSERVIL est utilisé non seulement à titre de marque mais également à titre de nom commercial, depuis le rachat de la société EUROVENTE qui exploitait déjà amplement cette dénomination depuis plus de vingt ans ; Mais considérant que s'il n'est pas contesté que la dénomination STRASSERVIL est utilisée à titre de nom commercial, le seul dépôt à titre de marque du terme STRASSER sans usage de ce terme dans une activité réelle en France ne suffit pas à établir qu'il existerait un risque de confusion entre les deux dénominations ; que le jugement sera sur ce point confirmé ; Sur les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire : Considérant que la société Saint Gobain reproche à la société CANTILLANA INVEST d'avoir repris à l'identique l'un des noms de ses produits ; qu'ainsi la dénomination STRASSERFUGE correspond à l'un des produits de la gamme qu'elle commercialise et a été reprise à l'identique pour une même gamme de produits ; que, selon elle, cette utilisation n'est pas contestée et n'est dictée par aucun impératif ni nécessité ; qu'elle soutient encore que la société CANTILLANA INVEST a eu un comportement déloyal en proposant à la vente une gamme de produits déclinés à partir de la marque STRASSER ; Mais considérant qu'il n'est pas davantage démontré que la société CANTILLANA INVEST aurait fait usage sur le territoire français de la dénomination STRASSERFUGE, son seul nom sur un catalogue aux côtés du nom d'autres établissements ne suffisant pas à établir sa responsabilité dans les actes incriminés, n'étant pas démontré au surplus que ce catalogue aurait été diffusé en France ; que cette demande sera rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures d'interdiction dès lors que les actes de contrefaçon reprochés à la société CANTILLANA sont relatifs au seul dépôt de la marque en France pour une période limitée et en raison du prononcé de la déchéance des droits de la société Saint Gobain sur la marque STRASSER ; Considérant que pour réparer le préjudice subi par la société SAINT GOBAIN qui consiste uniquement dans le dépôt de la marque, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que des raisons d'équité commandent de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'appel non compris dans les dépens ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait alloué une somme à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

: Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de la société Saint Gobain sur la marque STRASSER n° 1 468 695 et rejeté la demande en concurrence déloyale, Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau, Dit que la déchéance produit ses effets à compter du 31 décembre 2007, Dit en conséquence que la société CANTILLANA INVEST a commis des actes de contrefaçon de la marque STRASSER n° 1 468 695 pour la période du 24 octobre 2006 au 31 décembre 2007 ; Condamne la société CANTILLANA INVEST à payer à la société SAINT GOBAIN la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société CANTILLANA INVEST aux dépens de première instance et d'appel, Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.