INPI, 30 mai 2006, 05-3379
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • société • produits • propriété • réparation • transmission • déchéance • pouvoir • risque • signification • forclusion • preuve • recevabilité • terme • tiers • production
Chronologie de l'affaire
INPI
30 mai 2006
Institut national de la propriété industrielle
19 mai 2006
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :05-3379
- Référence abrégée : INPI, déc. 05-3379, 30 mai 2006
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : THONET ; ONET
- Classification pour les marques : CL02
- Numéros d'enregistrement : 1697784 \ 3376887
- Parties : GEBRUDER THONET GMBH SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE c. ONET SA
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 19 mai 2006
Voir plus
Chronologie de l'affaire
INPI
30 mai 2006
Institut national de la propriété industrielle
19 mai 2006
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
GEBRUDER THONET GmbH
défendu(e) par NERI Alexandra du Cabinet HERBERT SMITH
Partie défenderesse
ONET LOGISTIQUE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE D ASSISTANCE JURIDIQUE AUX ENTREPRISES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 05-3379 / LAM
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ONET SA (société anonyme) a déposé, le 25 août 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 376 887 portant sur la dénomination ONET.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « vernis, laques, préservatifs contre la détérioration du bois, enduits, mordants, huiles et produits pour la conservation du bois, carbonyle pour la préservation du bois ; cire à parquet, encaustiques ; cire d'abeilles ; armatures de portes non métalliques, baguettes en bois pour le lambrissage, portes battantes non métalliques, boiserie, cadres de fenêtres non métalliques, cadres de portes non métalliques, charpentes non métalliques,châssis de fenêtres non métalliques, châssis de portes non métalliques ; clôtures non métalliques ; lambris non métalliques ; lames de parquets, lattes non métalliques ; bois de placage ; placages en bois ; planchers non métalliques, planches (bois de construction) ; portails non métalliques ; panneaux de portes non métalliques, portes non métalliques ; volet non métalliques ; boîtes en bois ; ustensiles et récipients non électrique pour le ménage, éponges, brosses, éponges de ménage, matériaux et matériel pour la brosserie ; paille de fer pour le nettoyage, frottoirs, serpillières, peaux de
chamois naturelles ou synthétiques ; brosses électriques, tampons métalliques à nettoyer, tampons à récurer métalliques, ustensiles, chiffons de nettoyage, gants de ménage, essuie meubles, balais ; balais à franges, mécaniques ; enlèvement et pose de parquets , planchers ; ponçage, travaux de vernissage notamment de parquets, travaux de vitrification de sols ; entretien, lavage, nettoyage, restauration et réparation de mobiliers » (classes 2, 3, 4, 19, 20, 21 et 37).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/39 du 30 septembre 2005.
Le 9 décembre 2005, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans sa demande et l'invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti.
Le 30 novembre 2005, la société GEBRUDER THONET GmbH (société de droit allemand) représentée par Madame Alexandra NERI, avocat du Cabinet HERBERT SMITH, justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale THONET renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 2 juin 1999, dont la société opposante indique être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété, inscrite au Registre national des marques sous le n°331 182.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « mordants, encaustiques, vernis, laques, cadres de tableaux, ustensiles de ménage et de cuisine, fonds de lits, meubles spécialement en bois courbé, cercueils, matériaux de construction en bois, préparations pour conserver le bois » (classes 2, 19, 20, 21).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante, le 23 décembre 2005, sous le n° 05-3379. Cette notification l'invi tait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 20 février 2006, la société déposante, représentée par la société ASSISTANCE JURIDIQUE AUX ENTREPRISES, société d'avocats, a présenté des observations et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.
Le même jour, la société ASSISTANCE JURIDIQUE AUX ENTREPRISES a fourni, par télécopie confirmée par courrier, un pouvoir l'habilitant a représenter la société déposante dans la procédure d'opposition.
Ce pouvoir, ainsi que les observations et la demande de preuves d'usage, ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 22 février 2006. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
Le 20 mars 2006, la société GEBRUDER THONET a, par télécopie confirmée par courrier, produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut par courrier émis le 24 mars suivant.
Le 7 avril 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 10 mai 2006, date de fin de la procédure écrite.
Le 10 mai 2006, par télécopie confirmée par courrier, la société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises par l'Institut à la société déposante, par télécopie le 11 mai 2006, confirmée par courrier. Par ailleurs, les observations étant tardives, l'Institut a repoussé au 15 mai 2006 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées.
Le 12 mai 2006, par télécopie confirmée par courrier, la société déposante a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société opposante contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises à cette dernière par l'Institut en application du principe du contradictoire.
Le 15 mai 2006, par télécopie, la société opposante a présenté des observations complémentaires contestant le projet de décision, transmises à la société déposante par l'Institut par télécopie le16 mai 2006.
Le 19 mai 2006, par télécopie, la société déposante a présenté des observations complémentaires en réponse à celles précitées de la société opposante, transmises à cette dernière le jour même. Afin de respecter le principe du contradictoire, l'Institut a rouvert le délai pour présenter des observations écrites jusqu'au 19 mai 2006, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société GEBRUDER THONET fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les « vernis, laques, mordants, cire à parquet, encaustiques, cire d'abeilles ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage, éponges, brosses, éponges de ménage, matériaux et matériel pour la brosserie, paille de fer pour le nettoyage, frottoirs, serpillières, peaux de chamois naturelles ou synthétiques ; brosses électriques, tampons métalliques à nettoyer, tampons à récurer métalliques, ustensiles, chiffons de nettoyage, gants de ménage essuie-meubles, balais, balais à franges, mécaniques » de la demande d'enregistrement et les « mordants, encaustiques, vernis, laques, ustensiles de ménage et de cuisine » de la marque antérieure, en ce qu'ils apparaissent en termes identiques ou quasi identiques dans les deux libellés.
Sont similaires, les « baguettes en bois pour le lambrissage, boiserie, lames de parquets, bois de placage, placage en bois » de la demande d'enregistrement et les « cadres de tableaux, fonds de lits, meubles spécialement en bois courbe » de la marque antérieure, tous ces produits présentant les mêmes nature, fonction et destination.
Sont similaires, les « boîtes en bois » de la demande d'enregistrement et les « cercueils » de la marque antérieure, en ce qu'ils présentent la même nature.
Sont similaires, les services d' « entretien, lavage, nettoyage, restauration et réparation de mobiliers » de la demande d'enregistrement et les « meubles spécialement en bois courbe » de la marque antérieure, les seconds étant l'objet des premiers.
Sont similaires, les « planches (bois de construction) » de la demande d'enregistrement et les « matériaux de construction en bois » de la marque antérieure, les premiers appartenant à la catégorie plus générale des seconds.
Sont similaires, les « préservatifs contre la détérioration du bois, enduits, huiles et produits pour la conservation du bois, carbonyle pour la préservation » de la demande d'enregistrement et les « préparations pour conserver le bois » de la marque antérieure, les premiers appartenant à la catégorie plus générale des seconds.
Sont similaires, les services de « ponçage, travaux de vernissage notamment de parquets, travaux de vitrification de sols » de la demande d'enregistrement et les « préparations pour conserver le bois » de la marque antérieure, en ce qu'ils présentent tous la même fonction, à savoir de protéger et conserver le bois.
Sont similaires, les « portes battantes non métalliques, armatures de portes non métalliques, cadres de fenêtres non métalliques, cadres de portes non métalliques, charpentes non métalliques, châssis de fenêtres métalliques, châssis de porte non métalliques, clôtures non métalliques, lambris non métalliques, lattes non métalliques, planchers non métalliques, volets non métalliques, les portails non métalliques, les panneaux de porte non métalliques, les portes non métalliques » de la demande d'enregistrement et les « planches (bois de construction) » de la marque antérieure, les premiers étant réalisés avec « du bois de construction, notamment des planches pour constituer des produits élaborés ».
Sont complémentaires, les services d' « enlèvement et pose de parquets, planchers » de la demande d'enregistrement et les « préparations pour conserver le bois » de la marque antérieure, les premiers nécessitant « un traitement préalable du bois pour faciliter sa conservation ».
Sont complémentaires, les services de « travaux de vernissage notamment de parquets, travaux de vitrification de sols » de la demande d'enregistrement et les « préparations pour conserver le bois » de la marque antérieure, en ce que les secondes incluent les vernis et les produits de vitrification.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
La société opposante invoque la grande notoriété de la marque antérieure dans le domaine du meuble.
Dans ses premières observations faisant suite au projet de décision, la société opposante réitère les ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les signes et l'absence de signification intellectuelle entre ces derniers. La dénomination ONET du signe contesté se prononce [ o - né ], la lettre T finale étant muette.
La société GEBRUDER THONET invoque le caractère distinctif élevé de la marque antérieure en raison de sa renommée (connaissance par une partie significative du public concerné, ancienneté, intensité et étendue géographique de son usage, investissements réalisés par l'entreprise pour promouvoir la marque). Elle fournit, à l'appui de son argumentation, des copies des précédents dépôts de marques THONET, les chiffres d'affaires des cinq dernières années, les dix premières pages des résultats d'une recherche effectuée sur Internet sur les termes « meubles THONET ».
Dans ses observations complémentaires, la société opposante conteste le défaut de qualité à agir invoqué par la société déposante et réitère l'existence de ses droits de marque sur la dénomination THONET invoquée à l'appui de l'opposition.
Elle précise avoir fourni dans le délai imparti par l'Institut, les documents attestant de l'usage en France, au cours des cinq années précédant la demande, de sa marque THONET pour au moins un des produits visés par l'opposition, conformément aux exigences de l'article R712-17 du Code la Propriété Intellectuelle.
De même, la société GEBRUDER THONET conteste le fait que son action devant l'Institut soit forclose par tolérance dès lors qu'elle s'est opposée à l'enregistrement de la marque ONET n° 05 3 376 888 dès sa publication au Bulletin Offi ciel.
Enfin, elle réitère les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre les signes.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société ONET conteste la qualité à agir de la société opposante dans la mesure où cette dernière ne justifierait de droits sur la marque antérieure THONET que depuis le 15 juin 1979 contrairement à la société ONET dont les droits remonteraient au 8 mai 1969.
En outre, elle invoque la forclusion par tolérance aux motifs que la demande d'enregistrement contestée a été déposée de bonne foi et que la société opposante en a toléré l'usage pendant plus de cinq ans.
La société déposante explique la signification de la dénomination ONET et précise qu'elle est le numéro un du nettoyage et du multiservices en France contrairement à la société opposante « clairement rattachée à l'activité du commerce de meubles ».
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la qualité à agir de la société opposante au motif qu'elle n'atteste pas d'un transfert de propriété à son profit des dépôts de marque THONET datant de 1954 et de leur renouvellement. La société ONET revendique donc l'ancienneté de ses droits sur le signe ONET déposé en mai 1969.
Elle conteste également la recevabilité de l'opposition au motif l'opposante n'a pas apporté la preuve de l'usage de sa marque pour la totalité des produits invoqués à l'appui de l'opposition ainsi que les services d'entretien, de lavage, de nettoyage et de restauration ou réparation de mobilier visés par l'opposition.
En outre, elle invoque la forclusion par tolérance de l'action engagée par la société opposante au motif que le dépôt de la demande d'enregistrement contestée a été effectué de bonne foi et son usage toléré pendant cinq ans.
Enfin, elle réitère l'absence de similitudes visuelles et phonétiques entre les signes et précise que le signe contesté a une signification, contrairement à la marque antérieure, dès lors qu'il constitue l'acronyme de la raison commerciale OFFICE NOUVEAU DU NETTOYAGE.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ONET SA (société anonyme) a déposé, le 25 août 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 376 887 portant sur la dénomination ONET.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « vernis, laques, préservatifs contre la détérioration du bois, enduits, mordants, huiles et produits pour la conservation du bois, carbonyle pour la préservation du bois ; cire à parquet, encaustiques ; cire d'abeilles ; armatures de portes non métalliques, baguettes en bois pour le lambrissage, portes battantes non métalliques, boiserie, cadres de fenêtres non métalliques, cadres de portes non métalliques, charpentes non métalliques,châssis de fenêtres non métalliques, châssis de portes non métalliques ; clôtures non métalliques ; lambris non métalliques ; lames de parquets, lattes non métalliques ; bois de placage ; placages en bois ; planchers non métalliques, planches (bois de construction) ; portails non métalliques ; panneaux de portes non métalliques, portes non métalliques ; volet non métalliques ; boîtes en bois ; ustensiles et récipients non électrique pour le ménage, éponges, brosses, éponges de ménage, matériaux et matériel pour la brosserie ; paille de fer pour le nettoyage, frottoirs, serpillières, peaux de
chamois naturelles ou synthétiques ; brosses électriques, tampons métalliques à nettoyer, tampons à récurer métalliques, ustensiles, chiffons de nettoyage, gants de ménage, essuie meubles, balais ; balais à franges, mécaniques ; enlèvement et pose de parquets , planchers ; ponçage, travaux de vernissage notamment de parquets, travaux de vitrification de sols ; entretien, lavage, nettoyage, restauration et réparation de mobiliers » (classes 2, 3, 4, 19, 20, 21 et 37).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/39 du 30 septembre 2005.
Le 9 décembre 2005, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans sa demande et l'invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti.
Le 30 novembre 2005, la société GEBRUDER THONET GmbH (société de droit allemand) représentée par Madame Alexandra NERI, avocat du Cabinet HERBERT SMITH, justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale THONET renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 2 juin 1999, dont la société opposante indique être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété, inscrite au Registre national des marques sous le n°331 182.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « mordants, encaustiques, vernis, laques, cadres de tableaux, ustensiles de ménage et de cuisine, fonds de lits, meubles spécialement en bois courbé, cercueils, matériaux de construction en bois, préparations pour conserver le bois » (classes 2, 19, 20, 21).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante, le 23 décembre 2005, sous le n° 05-3379. Cette notification l'invi tait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 20 février 2006, la société déposante, représentée par la société ASSISTANCE JURIDIQUE AUX ENTREPRISES, société d'avocats, a présenté des observations et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.
Le même jour, la société ASSISTANCE JURIDIQUE AUX ENTREPRISES a fourni, par télécopie confirmée par courrier, un pouvoir l'habilitant a représenter la société déposante dans la procédure d'opposition.
Ce pouvoir, ainsi que les observations et la demande de preuves d'usage, ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 22 février 2006. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
Le 20 mars 2006, la société GEBRUDER THONET a, par télécopie confirmée par courrier, produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut par courrier émis le 24 mars suivant.
Le 7 avril 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 10 mai 2006, date de fin de la procédure écrite.
Le 10 mai 2006, par télécopie confirmée par courrier, la société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises par l'Institut à la société déposante, par télécopie le 11 mai 2006, confirmée par courrier. Par ailleurs, les observations étant tardives, l'Institut a repoussé au 15 mai 2006 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées.
Le 12 mai 2006, par télécopie confirmée par courrier, la société déposante a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société opposante contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises à cette dernière par l'Institut en application du principe du contradictoire.
Le 15 mai 2006, par télécopie, la société opposante a présenté des observations complémentaires contestant le projet de décision, transmises à la société déposante par l'Institut par télécopie le16 mai 2006.
Le 19 mai 2006, par télécopie, la société déposante a présenté des observations complémentaires en réponse à celles précitées de la société opposante, transmises à cette dernière le jour même. Afin de respecter le principe du contradictoire, l'Institut a rouvert le délai pour présenter des observations écrites jusqu'au 19 mai 2006, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société GEBRUDER THONET fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les « vernis, laques, mordants, cire à parquet, encaustiques, cire d'abeilles ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage, éponges, brosses, éponges de ménage, matériaux et matériel pour la brosserie, paille de fer pour le nettoyage, frottoirs, serpillières, peaux de chamois naturelles ou synthétiques ; brosses électriques, tampons métalliques à nettoyer, tampons à récurer métalliques, ustensiles, chiffons de nettoyage, gants de ménage essuie-meubles, balais, balais à franges, mécaniques » de la demande d'enregistrement et les « mordants, encaustiques, vernis, laques, ustensiles de ménage et de cuisine » de la marque antérieure, en ce qu'ils apparaissent en termes identiques ou quasi identiques dans les deux libellés.
Sont similaires, les « baguettes en bois pour le lambrissage, boiserie, lames de parquets, bois de placage, placage en bois » de la demande d'enregistrement et les « cadres de tableaux, fonds de lits, meubles spécialement en bois courbe » de la marque antérieure, tous ces produits présentant les mêmes nature, fonction et destination.
Sont similaires, les « boîtes en bois » de la demande d'enregistrement et les « cercueils » de la marque antérieure, en ce qu'ils présentent la même nature.
Sont similaires, les services d' « entretien, lavage, nettoyage, restauration et réparation de mobiliers » de la demande d'enregistrement et les « meubles spécialement en bois courbe » de la marque antérieure, les seconds étant l'objet des premiers.
Sont similaires, les « planches (bois de construction) » de la demande d'enregistrement et les « matériaux de construction en bois » de la marque antérieure, les premiers appartenant à la catégorie plus générale des seconds.
Sont similaires, les « préservatifs contre la détérioration du bois, enduits, huiles et produits pour la conservation du bois, carbonyle pour la préservation » de la demande d'enregistrement et les « préparations pour conserver le bois » de la marque antérieure, les premiers appartenant à la catégorie plus générale des seconds.
Sont similaires, les services de « ponçage, travaux de vernissage notamment de parquets, travaux de vitrification de sols » de la demande d'enregistrement et les « préparations pour conserver le bois » de la marque antérieure, en ce qu'ils présentent tous la même fonction, à savoir de protéger et conserver le bois.
Sont similaires, les « portes battantes non métalliques, armatures de portes non métalliques, cadres de fenêtres non métalliques, cadres de portes non métalliques, charpentes non métalliques, châssis de fenêtres métalliques, châssis de porte non métalliques, clôtures non métalliques, lambris non métalliques, lattes non métalliques, planchers non métalliques, volets non métalliques, les portails non métalliques, les panneaux de porte non métalliques, les portes non métalliques » de la demande d'enregistrement et les « planches (bois de construction) » de la marque antérieure, les premiers étant réalisés avec « du bois de construction, notamment des planches pour constituer des produits élaborés ».
Sont complémentaires, les services d' « enlèvement et pose de parquets, planchers » de la demande d'enregistrement et les « préparations pour conserver le bois » de la marque antérieure, les premiers nécessitant « un traitement préalable du bois pour faciliter sa conservation ».
Sont complémentaires, les services de « travaux de vernissage notamment de parquets, travaux de vitrification de sols » de la demande d'enregistrement et les « préparations pour conserver le bois » de la marque antérieure, en ce que les secondes incluent les vernis et les produits de vitrification.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
La société opposante invoque la grande notoriété de la marque antérieure dans le domaine du meuble.
Dans ses premières observations faisant suite au projet de décision, la société opposante réitère les ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les signes et l'absence de signification intellectuelle entre ces derniers. La dénomination ONET du signe contesté se prononce [ o - né ], la lettre T finale étant muette.
La société GEBRUDER THONET invoque le caractère distinctif élevé de la marque antérieure en raison de sa renommée (connaissance par une partie significative du public concerné, ancienneté, intensité et étendue géographique de son usage, investissements réalisés par l'entreprise pour promouvoir la marque). Elle fournit, à l'appui de son argumentation, des copies des précédents dépôts de marques THONET, les chiffres d'affaires des cinq dernières années, les dix premières pages des résultats d'une recherche effectuée sur Internet sur les termes « meubles THONET ».
Dans ses observations complémentaires, la société opposante conteste le défaut de qualité à agir invoqué par la société déposante et réitère l'existence de ses droits de marque sur la dénomination THONET invoquée à l'appui de l'opposition.
Elle précise avoir fourni dans le délai imparti par l'Institut, les documents attestant de l'usage en France, au cours des cinq années précédant la demande, de sa marque THONET pour au moins un des produits visés par l'opposition, conformément aux exigences de l'article R712-17 du Code la Propriété Intellectuelle.
De même, la société GEBRUDER THONET conteste le fait que son action devant l'Institut soit forclose par tolérance dès lors qu'elle s'est opposée à l'enregistrement de la marque ONET n° 05 3 376 888 dès sa publication au Bulletin Offi ciel.
Enfin, elle réitère les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre les signes.
B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société ONET conteste la qualité à agir de la société opposante dans la mesure où cette dernière ne justifierait de droits sur la marque antérieure THONET que depuis le 15 juin 1979 contrairement à la société ONET dont les droits remonteraient au 8 mai 1969.
En outre, elle invoque la forclusion par tolérance aux motifs que la demande d'enregistrement contestée a été déposée de bonne foi et que la société opposante en a toléré l'usage pendant plus de cinq ans.
La société déposante explique la signification de la dénomination ONET et précise qu'elle est le numéro un du nettoyage et du multiservices en France contrairement à la société opposante « clairement rattachée à l'activité du commerce de meubles ».
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la qualité à agir de la société opposante au motif qu'elle n'atteste pas d'un transfert de propriété à son profit des dépôts de marque THONET datant de 1954 et de leur renouvellement. La société ONET revendique donc l'ancienneté de ses droits sur le signe ONET déposé en mai 1969.
Elle conteste également la recevabilité de l'opposition au motif l'opposante n'a pas apporté la preuve de l'usage de sa marque pour la totalité des produits invoqués à l'appui de l'opposition ainsi que les services d'entretien, de lavage, de nettoyage et de restauration ou réparation de mobilier visés par l'opposition.
En outre, elle invoque la forclusion par tolérance de l'action engagée par la société opposante au motif que le dépôt de la demande d'enregistrement contestée a été effectué de bonne foi et son usage toléré pendant cinq ans.
Enfin, elle réitère l'absence de similitudes visuelles et phonétiques entre les signes et précise que le signe contesté a une signification, contrairement à la marque antérieure, dès lors qu'il constitue l'acronyme de la raison commerciale OFFICE NOUVEAU DU NETTOYAGE.
III.- DECISION
A. - SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT que l'article R 712-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "L'opposition… précise : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que le s indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits…" ; Qu'aux termes de l'article 4. II de l'arrêté du 31 janvier 1992, pris en application de ces dispositions : " L'opposant produit… les pièces suivantes : d) si l'opposant n'est pas le propriétaire originel de la marque, la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant…". Que l'article L. 714-7 dispose « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques ». CONSIDERANT que l'opposition a été présentée au nom de la société GEBRUDER THONET GmbH (société à responsabilité limitée de droit allemand) ; Que la marque antérieure a été renouvelée au nom de la société THONET FRERES (société anonyme) ; Que la société opposante a indiqué par une croix dans la case correspondante qu'elle était propriétaire de la marque par suite d'une transmission de propriété ; que cette transmission de propriété, inscrite au Registre national des marques le 17 septembre 2001 sous le n° 331 182, est opposable aux tiers ; Qu'à cet égard, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée ne saurait reprocher à la société opposante de ne pas avoir établi de relation entre le dépôt de la marque THONET de 1954 et l'actuel titulaire de cette marque, la société GEBRUDER THONET GmbH, dès lors que la société opposante justifie être propriétaire de la marque THONET n°1 697 784 r enouvelée par déclaration en date du 2 juin 1999 invoquée à l'appui de l'opposition et que les droits tirés du renouvellement et de la transmission de propriété de la marque antérieure ne sauraient être remis en cause dans le cadre de la présente procédure ; Que dès lors le titulaire de la demande d'enregistrement contestée ne saurait contester la qualité pour agir de la société GEBRUDER THONET GmbH. B. - SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LA MARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que l'article R712-17 du Code la propriété intellectuelle modifié par le décret du 3 mars 2004 dispose que « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq dernières années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation » ; Que sur l'invitation du titulaire de la demande d'enregistrement contestée, la société opposante a fourni dans le délai imparti notamment des factures datées de moins de cinq ans montrant l'usage de la marque THONET pour désigner des meubles, ces produits servant notamment de base à la présente opposition ; Que dès lors que des pièces datées ont été fournies, qu 'elles attestent d'un usage à titre de marque et portent sur au moins un des produits sur lesquels est fondée l'opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échéant, partielle, de la marque en cause, contrairement aux prétentions de la société déposante ; Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle. C. - SUR LE FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « vernis, laques, préservatifs contre la détérioration du bois, enduits, mordants, huiles et produits pour la conservation du bois, carbonyle pour la préservation du bois ; cire à parquet, encaustiques ; cire d'abeilles ; armatures de portes non métalliques, baguettes en bois pour le lambrissage, portes battantes non métalliques, boiserie, cadres de fenêtres non métalliques, cadres de portes non métalliques, charpentes non métalliques, châssis de fenêtres non métalliques, châssis de portes non métalliques ; clôtures non métalliques ; lambris non métalliques ; lames de parquets, lattes non métalliques ; bois de placage ; placages en bois; planchers non métalliques, planches (bois de construction) ; portails non métalliques ; panneaux de portes non métalliques, portes non métalliques ; volet non métalliques ; boîtes en bois ; ustensiles et récipients non électrique pour le ménage, éponges, brosses, éponges de ménage, matériaux et matériel pour la brosserie ; paille de fer pour le nettoyage, frottoirs, serpillières, peaux de chamois naturelles ou synthétiques ; brosses électriques, tampons métalliques à nettoyer, tampons à récurer métalliques, ustensiles, chiffons de nettoyage, gants de ménage, essuie meubles, balais ; balais à franges, mécaniques ; enlèvement et pose de parquets , planchers ; ponçage, travaux de vernissage notamment de parquets, travaux de vitrification de sols ; entretien, lavage, nettoyage, restauration et réparation de mobiliers » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les produits suivants : « mordants, encaustiques, vernis, laques, cadres de tableaux, ustensiles de ménage et de cuisine, fonds de lits, meubles spécialement en bois courbé, cercueils, matériaux de construction en bois, préparations pour conserver le bois ». CONSIDERANT que les « vernis, laques, préservatifs contre la détérioration du bois, enduits, mordants, huiles et produits pour la conservation du bois, carbonyle pour la préservation du bois ; cire à parquet, encaustiques ; cire d'abeilles ; planches (bois de construction) ; ustensiles et récipients non électrique pour le ménage, éponges, brosses, éponges de ménage, matériaux et matériel pour la brosserie ; paille de fer pour le nettoyage, frottoirs, serpillières, peaux de chamois naturelles ou synthétiques ; brosses électriques, tampons métalliques à nettoyer, tampons à récurer métalliques, ustensiles, chiffons de nettoyage, gants de ménage, essuie meubles, balais ; balais à franges, mécaniques ; travaux de vernissage notamment de parquets, travaux de vitrification de sols ; entretien, lavage, nettoyage, restauration et réparation de mobiliers » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs aux activités respectives des titulaires en présence ; qu'en effet, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure dès lors que la comparaison des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence doit s'effectuer indépendamment de leurs conditions réelles ou supposées d'exploitation. CONSIDERANT en revanche, que les « baguettes en bois pour le lambrissage, boiserie, lames de parquets, bois de placage, placage en bois » de la demande d'enregistrement qui se définissent comme des pièces de bois destinées au revêtement des murs et des sols et des fines plaques de bois à coller sur un support en bois massif, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « cadres de tableaux, fonds de lits, meubles spécialement en bois courbe » de la marque antérieure qui s'entendent de bordures entourant un tableau, de châssis de lits et d'objets mobiles utiles qui concourent à l'aménagement d'une maison ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels tous ces produits sont fabriqués en bois et destinés à l'aménagement et à la décoration d'une maison ; qu'en effet, retenir un tel critère reviendrait à considérer comme similaires tous les produits en bois destinés à la maison alors même qu'ils présentent des caractéristiques différentes comme c'est le cas en l'espèce ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « boîtes en bois » de la demande d'enregistrement qui s'entendent de récipients en bois, facilement transportables, ne présentent pas à l'évidence les même nature, fonction, destination, circuits de distribution et clientèle que les « cercueils » de la marque antérieure qui désignent de longs coffres spécifiquement destinés à contenir le corps d'un mort ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « ponçage, notamment de parquet ; enlèvement et pose de parquet » de la demande d'enregistrement qui s'entendent de prestations visant à décaper, à polir une surface au moyen de substances abrasives et à remplacer un parquet, ne présentent pas de lien nécessaire et obligatoire avec les « préparations pour conserver le bois » de la marque antérieure ; Qu'en effet, la prestation des premiers ne nécessite pas le recours aux produits de la marque antérieure ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les « armatures de portes non métalliques, portes battantes non métalliques, cadres de fenêtres non métalliques, cadres de portes non métalliques, charpentes non métalliques,châssis de fenêtres non métalliques, châssis de portes non métalliques ; clôtures non métalliques ; lambris non métalliques, lattes non métalliques ; planchers non métalliques ; portails non métalliques ; panneaux de portes non métalliques, portes non métalliques ; volet non métalliques » de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés aux « planches (bois de construction) », ces produits ne figurant pas dans le libellé de la marque antérieure ; Que la société opposante n'ayant pas fait d'autres liens entre les produits précités et les produits de la marque antérieure, elle ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l'opposant pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et ceux de la marque antérieure n'a été mise en évidence. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ONET, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination THONET, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure ont en commun la séquence -ONET, distinctive au regard des produits et services en cause ; Que toutefois, au sein de la marque antérieure composée de lettres inscrites en caractères d'imprimerie de taille identique, il n'est pas possible d'isoler la séquence -ONET autrement qu'en opérant une césure artificielle ; Qu'ainsi, cette séquence n'est pas dominante dans la marque antérieure ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par les signes est différente tant au plan visuel que phonétique ; Qu'en effet, le signe contesté ONET et l'élément THONET, constitutif de la marque antérieure, différent par la présence des lettres TH en attaque de la marque antérieure, ce qui confère aux signes en présence une physionomie et une longueur distinctes (quatre lettres pour le signe contesté, six pour la marque antérieure) ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leurs sonorités ([o - nète] pour la dénomination contestée, [to - né] pour la marque antérieure) ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que la terminaison ET se prononce [ é ] selon les règles de la phonétique française, il est peu probable que la dénomination ONET soit perçue comme un terme d'origine française et prononcé comme tel ; qu'au contraire, s'agissant d'un terme de fantaisie, le public sera enclin à en prononcer toutes les lettres, contrairement à ce que soutient la société opposante dans ses dernières observations. CONSIDERANT, ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances, entre les signes en présence pris dans leur ensemble, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'il n'existe donc pas de risque de confusion sur l'origine des marques en cause pour les consommateurs des produits et services concernés. CONSIDERANT enfin que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que toutefois, l'argument de la société opposante tenant à la grande connaissance de la marque antérieure, ne saurait être retenu en l'espèce ; qu'en effet, si les documents fournis attestent d'un usage certain et très ancien de la marque antérieure en France pour des meubles, ils n'apportent pas pour autant la preuve que la marque THONET soit une marque connue d'une très large fraction du public français (le chiffre d'affaires réalisé en France en 2005 n'étant que de 263 000 euros) ; qu'en outre, les produits reconnus identiques et similaires en l'espèce ne sont pas tous des meubles pour lesquels la notoriété de la marque antérieure est invoquée, mais, pour la plupart, des produits d'entretien et de nettoyage. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté ONET peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale THONET.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 05-3379 est rejetée. Laëtitia MALRAISON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...