INPI, 16 mars 2018, 2017-4035

OPP 17-4035 / PAB 13 mars 2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ABBD (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 juillet 2017, la demande d'enregistrement n° 174374101 portant sur le signe verbal MASTERFEC. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et les services suivants : « instruments et appareils de mesure ; supports d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; gestion financière ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Le 28 septembre 2017, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (société des Etats-Unis d'Amérique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne, MASTER, déposée le 9 janvier 2014 et enregistrée sous le numéro 12498051. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et les services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; Supports de données magnétiques; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses; Ordinateurs; Matériel informatique; Logiciels et programmes d' ordinateurs. Calculatrices; Téléphones portables; Combinés téléphoniques mobiles; Tablettes électroniques; Lecteurs numériques et assistants numériques personnels (PDA). Services de gestion commerciale et de conseils commerciaux; Services de conseils en marketing; Étude de marché; Suivi, analyse, prévision et rapport du comportement de détenteurs de cartes en matière d'achats; Publicité pour des tiers via des réseaux sans fil, des dispositifs de télécommunications mobiles ou un réseau informatique mondial; Travaux de bureau; Services d'aide à la direction d'entreprises industrielles et commerciales; Estimation en affaires commerciales; Services de conseils pour la direction des affaires; Étude de marché; Informations statistiques commerciales; Comptabilité; Recherches pour affaires; Services de relations publiques; Publication de dépliants publicitaires; Gestion de fichiers informatisée; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité en matière de transport, de voyage, d'hôtels, d'hébergement, d'aliments et de repas, de sports, de divertissements et de visites touristiques, de services d'agences touristiques, et d'informations en matière de prix, d'horaires et de moyens de transport et d'organisation de voyages via des réseaux sans fil, des dispositifs de télécommunications mobiles ou un réseau informatique mondial; Analyses et de conseils financiers; Affaires financières, monétaires; Services financiers; Vérification d'informations financières; Conservation de documents financiers; Télécommunications; Fourniture d'accès à des bases de données; Fourniture de forums de discussion [chats] sur Internet; Services de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d'accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Services de télécommunications basés sur Internet; Services de communication de données. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Programmation informatique; Location d'ordinateurs; Services de conseils en matière de logiciels; Élaboration [conception] de logiciels; Mise à jour de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conseils en matière d'économie d'énergie; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Contrôle de qualité; Location de logiciels; Conseils en matériel et logiciels informatiques; Programmation informatique; Hébergement de sites web de tiers; Création de pages web; La conception, la création et l' hébergement de sites web marchands; Conservation de données. Services informatiques et liés à l'internet à savoir, fourniture de bases de données électroniques en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial dans le domaine de l'authentification et de la vérification d'identités, services de conciergerie ». La titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 25 janvier 2018, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 27 février 2018, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a répondu aux observations de la société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il n'a pas retenu l'identité ou la similarité de certains des produits de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il n'a pas retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits et des services ainsi que celle relative à la comparaison des signes. Suite au projet de décision, la société déposante répond aux observations de la société opposante.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « instruments et appareils de mesure ; supports d'enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; gestion financière ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé comme servant notamment de base à l'opposition les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires », lesquels ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure ; qu'il s'ensuit que le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques; Supports de données magnétiques; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses; Ordinateurs; Matériel informatique; Logiciels et programmes d' ordinateurs. Calculatrices; Téléphones portables; Combinés téléphoniques mobiles; Tablettes électroniques; Lecteurs numériques et assistants numériques personnels (PDA). Services de gestion commerciale et de conseils commerciaux; Services de conseils en marketing; Étude de marché; Suivi, analyse, prévision et rapport du comportement de détenteurs de cartes en matière d'achats; Publicité pour des tiers via des réseaux sans fil, des dispositifs de télécommunications mobiles ou un réseau informatique mondial; Travaux de bureau; Services d'aide à la direction d'entreprises industrielles et commerciales; Estimation en affaires commerciales; Services de conseils pour la direction des affaires; Étude de marché; Informations statistiques commerciales; Comptabilité; Recherches pour affaires; Services de relations publiques; Publication de dépliants publicitaires; Gestion de fichiers informatisée; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité en matière de transport, de voyage, d'hôtels, d'hébergement, d'aliments et de repas, de sports, de divertissements et de visites touristiques, de services d'agences touristiques, et d'informations en matière de prix, d'horaires et de moyens de transport et d'organisation de voyages via des réseaux sans fil, des dispositifs de télécommunications mobiles ou un réseau informatique mondial; Analyses et de conseils financiers; Affaires financières, monétaires; Services financiers; Vérification d'informations financières; Conservation de documents financiers; Télécommunications; Fourniture d'accès à des bases de données; Fourniture de forums de discussion [chats] sur Internet; Services de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d'accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Services de télécommunications basés sur Internet; Services de communication de données. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Programmation informatique; Location d'ordinateurs; Services de conseils en matière de logiciels; Élaboration [conception] de logiciels; Mise à jour de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conseils en matière d'économie d'énergie; Installation de logiciels; Maintenance de logiciels; Contrôle de qualité; Location de logiciels; Conseils en matériel et logiciels informatiques; Programmation informatique; Hébergement de sites web de tiers; Création de pages web; La conception, la création et l' hébergement de sites web marchands; Conservation de données. Services informatiques et liés à l'internet à savoir, fourniture de bases de données électroniques en ligne par le biais d'un réseau informatique mondial dans le domaine de l'authentification et de la vérification d'identités, services de conciergerie ». CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « machines à calculer ; ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; gestion financière ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérante l'argumentation de la société déposante relative aux activités telles qu'exploitées par les deux titulaires des marques en présence (des activités d'audit des transactions fournisseurs et la récupération des trop payés en ce qui concerne la demande d'enregistrement contestée, des services de paiement par carte bancaire en ce qui concerne la marque antérieure) ; qu'en effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT que les « supports d'enregistrement numériques » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les « Supports de données magnétiques » de la marque antérieure, relèvent de la catégorie générale des supports d'enregistrement de données ; Qu'il importe peu que les uns soient magnétiques et les autres numériques, dès lors que leur appartenance à une même catégorie, démontrant par la même une communauté de nature, de fonction et de destination, suffit à engendrer un risque de confusion sur leur origine pour le consommateur ; Que ces produits sont dès lors similaires, ainsi que le fait valoir la société opposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « équipements de traitement de données » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de l'ensemble des dispositifs principalement informatiques permettant d'acquérir, de stocker, de manipuler, d'afficher et de diffuser des données, apparaissent manifestement identiques ou, à tout le moins, similaires aux « Ordinateurs » de la marque antérieure, en ce qu'ils constituent une catégorie plus générale incluant ces derniers ou sont étroitement associés à ceux-ci ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en revanche, que les « instruments et appareils de mesure » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de dispositifs servant à mesurer une longueur, une surface ou un volume et, ainsi que le fait valoir la société opposante suite au projet de décision, une durée, une température, une pression, une vitesse, ou une donnée concernant le fonctionnement du corps, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, que les « Appareils et instruments scientifiques; Supports de données magnétiques; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses; Ordinateurs; Matériel informatique; Logiciels et programmes d'ordinateurs. Calculatrices » de la marque antérieure, qui correspondent à des dispositifs créés ou inspirés par un scientifique, utilisés par des scientifiques, dans un but scientifique, à divers appareils destinés au traitement de données ou à leur conservation et à des appareils automatiques permettant l'acquittement d'une certaine somme d'argent avant la délivrance d'un produit ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, s'ils peuvent être utilisés dans un contexte scientifique, comme le fait valoir la société opposante, ne voient pas pour autant leur utilisation limitée à ce seul type de circonstance et ne peuvent donc être considérés comme des dispositifs scientifiques, tels que précédemment définis ; Que les « instruments et appareils de mesure » de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être davantage rapprochés des « Supports de données magnétiques; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses; Ordinateurs; Matériel informatique; Logiciels et programmes d'ordinateurs. Calculatrices » de la marque antérieure, ces derniers remplissant des fonctions spécifiques, nettement distinctes de celles remplies par les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ; qu'à cet égard, si certains des produits invoqués de la marque antérieure permettent d'effectuer des calculs, c'est-à-dire de réaliser des opérations sur des nombres, ils n'ont pas pour principal objet d'évaluer une grandeur d'après son rapport avec une grandeur de même espèce mais servent à réaliser un très grand nombre de tâches dans les domaines les plus divers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des produits et des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination MASTERFEC, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination MASTER, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est, comme la marque antérieure, constitué d'une dénomination unique ; Que ces signes ont en commun visuellement et phonétiquement la séquence MASTER- ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement, les éléments verbaux des deux signes se distinguent par leur longueur (le signe contesté totalisant neuf lettres alors que la marque antérieure n'en comporte que six) et par la présence dans le signe contesté de la séquence FEC ; Qu'ainsi, ces deux signes présentent des physionomies bien distinctes ; Que phonétiquement, les éléments verbaux de ces signes se distinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ; Qu'ainsi, compte tenu des différences visuelles et phonétiques précitées, les signes produisent une impression d'ensemble distincte excluant tout risque de confusion ; Que, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, l'élément verbal MASTER ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, la séquence FEC qui lui est accolée apparaissant tout aussi distinctive au regard des produits et des services en cause ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel la séquence FEC aurait une signification précise en ce qu'elle renvoie à « l'expression « Forward Error Connection », traduit en français par correction d'erreur directe, un système de protection contre les erreurs utilisées lors de la transmission de données dans le domaine de l'informatique et les télécommunications » ou, comme elle le souligne suite au projet de décision, est susceptible de faire référence au « fichier d'écritures comptables » ; qu'en effet, il n'est pas démontré que ces significations soient comprises par le consommateur de référence des produits et des services en cause ; Qu'ainsi, la séquence FEC apparaît aussi essentielle que l'élément MASTER, de par sa présentation en caractères de même taille et de même typographie ; que compte tenu de la présentation du signe contesté, le public percevra ce signe dans son ensemble, sans en isoler l'élément MASTER ; Que l'élément MASTER n'est donc pas apte à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté ; Qu'ainsi, le consommateur ne sera pas amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, dont il n'est pas susceptible d'être perçu par le consommateur comme une déclinaison. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation de la société opposante fondée sur des décisions de justice, de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et de l'Institut statuant en matière d'opposition, rendues dans des circonstances distinctes de la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité ou la similarité de certains des produits et des services en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté MASTERFEC peut être adopté comme marque pour désigner ces produits et ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne MASTER.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, responsable de pôle