INPI, 25 novembre 2005, 05-1408

OPP 05-1408 / DVE 25/11/2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VIQUEL (société anonyme) a déposé, le 18 février 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 342 148 portant sur le sig ne complexe ROXY GIRL. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures, photographies, articles de papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures scolaires : - classeurs - chemises à élastique - protèges documents - papier - carton - boîtes de rangements - instruments d'écriture - plumiers en polypropylène et en carton. Sacs et fourre tout - sacs à main - sacs à dos - sacs matelot - sacs banane - trousses - cartables - sacs de plage - sacs d'écoliers - sacs à dos à roulettes - cartables à roulettes" (classes 16 et 18). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/12 NL du 25 mars 2005. Le 13 mai 2005, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti. Le 25 mai 2005, la société NA PALI (société par actions simplifiée), représentée par Monsieur Guillaume M, avocat du cabinet MARCHAIS DE CANDE, justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française verbale ROXY G déposée le 3 novembre 2003 et enregistrée sous le n°03 3 254 823. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Sacs, dont sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs de plage, cartables, sacs d'écoliers, serviettes d'écoliers, sacs à main, sacs de voyage" (classe 18). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée le 7 juin 2005 à la société déposante, sous le numéro 05-1408. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 27 juillet 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société VIQUEL, représentée par Monsieur François ILLOUZ du cabinet NOVE 7, avocat justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 1er août suivant. Le 6 octobre 2005, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien- fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 7 novembre 2005, date de fin de la procédure écrite. Le 4 novembre 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société NA PALI a présenté des observations contestant partiellement le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société déposante par l'Institut le 7 novembre 2005, par télécopie confirmée par courrier. Le 7 novembre 2005, l'institut a reçu par courrier les originaux des observations ainsi que leurs annexes, communiquées à la société déposante. Afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite a été repoussée au 15 novembre suivant, ce dont les parties ont été informées. Le 15 novembre 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société VIQUEL a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société opposante, transmises à cette dernière par l'Institut en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société NA PALI fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les "Sacs ; sacs à main ; sacs à dos à roulettes ; cartables ; cartables ; sacs de plage ; sacs d'écoliers ; sacs à dos ; cartables à roulettes" de la demande d'enregistrement contestée et les "Sacs ; sacs à main ; sacs à dos ; cartables ; sacs de plage ; sacs d'écoliers ; sacs à dos ; cartables" de la marque antérieure. Sont identiques ou à tout le moins, similaires, les "sacs et fourre tout" de la demande d'enregistrement contestée et les différents "sacs" et les "petits sacs" couverts par la marque antérieure, ces produits constituant tous des sacs. Sont identiques, ou à tout le moins, similaires par complémentarité, les "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures, photographies, articles de papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures scolaires : - classeurs - chemises à élastique - protèges documents - papier - carton - boîtes de rangements - instruments d'écriture - plumiers en polypropylène et en carton" de la demande d'enregistrement contestée et les "cartables, serviettes d'écoliers et sacs" de la marque antérieure, les premiers étant transportés dans les seconds, destinés à la même clientèle et émanant des mêmes fabricants. Sont similaires, les "sacs matelot" et "sacs bananes" de la demande d'enregistrement contestée et les "sacs de voyage, sacs à dos et sacs de sport" couverts par la marque antérieure, ces produits constituant tous des sacs. Sont similaires, les "trousses" de la demande d'enregistrement contestée et les "sacs, cartables et serviettes d'écoliers" couverts par la marque antérieure, par leur destination et liens de complémentarité. Suite au projet de décision, la société opposante conteste celui-ci en ce qu'il n'a pas reconnu la similarité entre les "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures, photographies, articles de papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures scolaires : - classeurs - chemises à élastique - protèges documents - papier - carton - boîtes de rangements - instruments d'écriture - plumiers en polypropylène et en carton" de la demande d'enregistrement contestée et les " Sacs, cartables et serviettes d'écoliers" de la marque antérieure. Elle fait valoir la nécessité de prendre en compte, pour apprécier le risque de confusion entre les signes, la quasi-identité entre les marques influençant nécessairement le consommateur qui établira un lien entre ces produits, les sacs et cartables de la marque antérieure contenant le plus souvent les articles de papeterie et fournitures de la demande contestée. Elle insiste également sur le domaine d'activité de la société déposante, à savoir la commercialisation de gammes d'articles de papeterie et de bagagerie pour les enfants sous des licences de marques de vêtements notoirement connues et le développement considérable de ce marché depuis de nombreuses années, qui prouve le lien évident entre ces produits. Elle en déduit que le consommateur français, et notamment les adolescents, sont habitués à voir vendu sous la même marque des fournitures scolaires et des sacs. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit des extraits du site Internet de la société VIQUEL ainsi que des articles de presse. Elle invoque également trois décisions d'opposition rendues dans des espèces précédentes opposant les mêmes parties et dans lesquelles l'Institut a reconnu la tendance généralisée de commercialisation sous des marques de vêtements de lignes de papeterie, fournitures scolaires et bagagerie destinées à la jeune clientèle. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit des pièces visant à démontrer cette tendance généralisée. Enfin, elle invoque une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Bayonne du 7 septembre 2005 ayant prononcé une interdiction provisoire de poursuivre l'utilisation du terme ROXY pour des articles scolaires et sacs à l'encontre de la société VIQUEL. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la quasi identité des signes en cause créant ainsi un risque de confusion certain. Suite au projet de décision, la société opposante indique approuver l'appréciation des signes opérée par l'Institut. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société VIQUEL rappelle tout d'abord le contentieux existant entre les parties. Elle conteste également la comparaison des produits en ce qui concerne les : - "articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures scolaires : - classeurs - chemises à élastique - protèges documents - papier - carton - boîtes de rangements - instruments d'écriture - plumiers en polypropylène et en carton. Sacs et fourre tout ; trousses" de la demande d'enregistrement contestée ; Elle ajoute que les produits des sociétés en cause s'adressent à des clientèles très différentes. Elle conteste enfin la comparaison des signes en ce qu'il existe de grandes différences visuelles et phonétiques entre les deux signes en cause, en ce que le terme ROXY est faiblement distinctif et en ce que la marque antérieure n'est pas notoire. Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur l'absence de similarité entre les " Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures, photographies, articles de papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures scolaires : - classeurs - chemises à élastique - protèges documents - papier - carton - boîtes de rangements - instruments d'écriture - plumiers en polypropylène et en carton" de la demande d'enregistrement contestée et les "Sacs, cartables et serviettes d'écoliers" de la marque antérieure, ces produits relevant de classes différentes. Elle relève que les décisions d'oppositions ainsi que l'ordonnance de référé invoqués par la société opposante font actuellement l'objet de recours devant les Cour d'Appel de Paris et de Pau et que si, suite aux recours, ses dépôts de 2001 devaient être enregistrés, ils constitueraient des antériorités opposables à la marque antérieure invoquée par la société opposante.

III.- DECISION

CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes, que le projet de décision a relevé l'imitation de la marque verbale invoquée ROXY GIRL par le signe complexe contesté ROXY GIRL, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure la circonstance relevée par la société déposante tenant à la possible antériorité dont elle disposerait par ses dépôts opérés en 2001 ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, et ce, indépendamment de l'existence d'une antériorité dont disposerait la société déposante de nature à rendre indisponible la marque antérieure invoquée, la prise en considération de ces circonstances relevant de la seule compétence des tribunaux judiciaires. CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits, que suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures, photographies, articles de papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures scolaires : - classeurs - chemises à élastique - protèges documents - papier - carton - boîtes de rangements - instruments d'écriture - plumiers en polypropylène et en carton. Sacs fourre tout - sacs à main - sacs à dos - sacs matelot - sacs banane - trousses - cartables - sacs de plage - sacs d'écoliers - sacs à dos à roulettes - cartables à roulettes" ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les "Petits sacs", lesquels ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure invoquée, comme le relève la société déposante ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : "Sacs, dont sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs de plage, cartables, sacs d'écoliers, serviettes d'écoliers, sacs à main, sacs de voyage". CONSIDERANT que les produits suivants : "sacs à main ; sacs à dos ; sacs matelot ; sacs banane ; cartables ; sacs de plage ; sacs d'écoliers ; sacs à dos à roulettes ; cartables à roulettes" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Que les "Sacs fourre tout" de la demande d'enregistrement contestée appartiennent à la catégorie plus générale des "Sacs, dont sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs de plage, cartables, sacs d'écoliers, serviettes d'écoliers, sacs à main, sacs de voyage" de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, le pronom « dont » n'introduisant qu'une énumération non limitative de sacs dans le libellé de la marque antérieure, la société déposante ne saurait valablement affirmer que ces produits sont destinés à des publics et besoins différents de ceux des "Sacs fourre tout" de la demande d'enregistrement contestée ; Qu'ainsi, comme le relève la société opposante suite au projet de décision, ces produits sont donc identiques. CONSIDERANT que les "Trousses" de la demande d'enregistrement contestée et les "Sacs, cartables et serviettes d'écoliers" couverts par la marque antérieure apparaissent similaires ; Qu'en effet, si comme le relève la société déposante, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas nécessairement des contenants destinés au matériel scolaire mais peuvent également servir à ranger toute sorte d'objets, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'articles de bagagerie servant à contenir et transporter divers objets, tout comme les produits précités de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits similaires par leur nature, fonction et circuits de distribution, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques. Qu'en outre, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. CONSIDERANT que les "articles de papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures scolaires : - classeurs - chemises à élastique - protèges documents - papier - carton - boîtes de rangements - instruments d'écriture - plumiers en polypropylène et en carton" de la demande d'enregistrement contestée, désignent divers articles et fourniture pour l'écriture et le classement des documents destinés aux travaux de bureau et à l'usage des écoliers ; Que si ces produits n'ont manifestement pas les mêmes nature et fonction que les "Sacs, dont cartables et serviettes d'écoliers" de la marque antérieure, qui désignent des articles de bagagerie destinés à transporter des objets divers ou les fournitures scolaires des écoliers, la société opposante met toutefois en évidence suite au projet de décision, par la fourniture de plusieurs documents, la tendance généralisée à la commercialisation sous une même marque de lignes de papeterie, de fournitures scolaires et de bagages (destinées notamment à une clientèle jeune), de telle sorte que le consommateur habitué à voir ces produits vendus sous une même marque risque de leur attribuer une origine commune ; Qu'en présence de signes très proches, dont la grande distinctivité intrinsèque n'est en outre pas contestée, le consommateur des produits concerné sera dès lors fondé à croire que les "articles de papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures scolaires : - classeurs - chemises à élastique - protèges documents - papier - carton - boîtes de rangements - instruments d'écriture - plumiers en polypropylène et en carton" de la demande d'enregistrement contestée et les " Sacs, dont cartables et serviettes d'écoliers" de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d'entreprises en étroite dépendance ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante concernant l'appartenance de ces produits à des classes différentes, la classification internationale des produits et services n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique. CONSIDERANT en revanche, que les « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures, photographies » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des ouvrages ou documents reproduits par impression, des articles destinés à assembler, attacher ensemble les feuillets d'un ouvrage et à les couvrir avec une matière rigide ainsi que des photos, n'ont pas à l'évidence les même nature, fonction et destination que les "Sacs, dont cartables et serviettes d'écoliers" de la marque antérieure, précédemment définis ; Qu'en outre, ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, ces produits n'étant pas utilisés en association les uns avec les autres ; Que ces produits ne sont donc pas similaires ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, s'il a été précédemment relevé que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il rapporter la preuve d'un lien suffisant entre les produits en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, si la société opposante démontre une tendance généralisée à trouver commercialisées sous la même marque des gammes de papeterie, de fournitures scolaires et de bagagerie, elle n'en rapporte toutefois pas la preuve pour les produits de l'imprimerie, les articles de reliures, les photographies et les sacs. CONSIDERANT ainsi, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté ROXY GIRL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants «articles de papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures scolaires : - classeurs - chemises à élastique - protèges documents - papier - carton - boîtes de rangements - instruments d'écriture - plumiers en polypropylène et en carton. Sacs fourre tout - sacs à main - sacs à dos - sacs matelot - sacs banane - trousses - cartables - sacs de plage - sacs d'écoliers - sacs à dos à roulettes - cartables à roulettes» sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal ROXY GIRL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 05-1408 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Articles de papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles), fournitures scolaires : - classeurs - chemises à élastique - protèges documents - papier - carton - boîtes de rangements - instruments d'écriture - plumiers en polypropylène et en carton. Sacs fourre tout - sacs à main - sacs à dos - sacs matelot - sacs banane - trousses - cartables - sacs de plage - sacs d'écoliers - sacs à dos à roulettes - cartables à roulettes". Article 2 : La demande d'enregistrement n°05 3 342 148 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Daphné de BECO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef de Groupe