Cour d'appel de Colmar, 28 février 2008, 2007/02821

COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

ARRET

DU 28 Février 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 07/02821 Décision déférée à la Cour : 29 Mai 2007 par le INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DE NANTERRE DEMANDERESSE AU RECOURS : SA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE [...] représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour DEFENDEUR AU RECOURS : Monsieur l [...] représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d'un pouvoir PARTIE APPELEE EN LA CAUSE : SA HACHETTE LIVRE [...] représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, ARRET: - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 25 août 2006, la société coopérative à forme de SA "CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE" a déposé le 25 août 2006 auprès de l'INPI la demande d'enregistrement de la marque "PASSEPORT AUTO" sous le n° 06 3 447 190 et portant sur les produits et services suivants des classes 9, 16 et 36 : "Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de signalisation, de contrôle (inspection), appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, disques acoustiques, agendas électroniques, distributeurs automatiques, bandes vidéo, distributeurs de billets, de tickets, de relevés de comptes, d'extraits de comptes, caméras (appareils cinématographiques), caméras vidéo, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseur d'identification, cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, cassettes vidéo, cassettes audio, Cédéroms, lecteurs de codes à barres, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, supports d'enregistrements sonores, supports de données sonores, disquettes souples, supports de données magnétiques, support de données optiques, écrans vidéo, appareils pour le traitement de l'information, appareils d'intercommunication, interfaces (informatiques), lecteurs (informatiques), logiciels (programmes enregistrés), moniteurs (programmes d'ordinateurs), ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs)postes radiotéléphoniques, récepteurs (audio, vidéo), appareils téléphoniques, appareils pour l'enregistrement de temps, transmetteurs (télécommunication), unités centrales de traitement (processeurs), services d'informations financières et bancaires en ligne, services d'informations financières et bancaires interactives informatiques ". Invoquant l'antériorité de la marque verbale PASSEPORT déposée par elle le 19 décembre 1997 sous le n° 97 709 753 et portant sur les produits et services suivants : "Tous supports d'enregistrements magnétiques, cassettes, disques optiques, vidéodisques, disquettes informatiques. Disques compacts et tous supports d'informations pour ordinateurs, logiciels. Communications par terminaux d'ordinateurs", la SA HACHETTE LIVRE a le 29 novembre 2006 formé opposition à l'enregistrement de cette marque pour les produits et services des classes 9 et 36, en raison de la similarité des produits y compris par complémentarité et pour imitation de la marque PASSEPORT. Cette opposition a été notifiée le 11 décembre 2006 à la déposante qui en réponse invitait la société opposante à prouver l'usage de la marque antérieure. Divers documents étaient ainsi fournis dans le délai imparti par l'INPI. Refusant donc de faire application de l'article R.712-18-1" instituant la sanction de la clôture de la procédure d'opposition, l'INPI, après avoir notifié aux parties son projet de décision, a par décision du 29 mai 2007 statué comme suit : "Article Ier : L'opposition n '06-3780 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu 'elle porte sur les produits suivants : " appareils pour l'enregistrement du son ou des images, disques acoustiques, agendas électroniques, bandes vidéo, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseur d'identification, cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, cassettes vidéo, cassettes audio, Cédéroms, lecteurs de codes à barres, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, supports d'enregistrements sonores, supports de données sonores, disquettes souples, supports de données magnétiques, support de données optiques, appareils pour le traitement de l'information, appareils d'intercommunication, interfaces (informatiques), lecteurs (informatiques), logiciels (programmes enregistrés), moniteurs (programmes d'ordinateurs), ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), appareils pour l'enregistrement de temps, transmetteurs (télécommunication), unités centrales de traitement (processeurs) ". Article 2 : La demande d'enregistrement n °06 3 447 190 est partiellement rejetée, pour les produits précités. " et ce aux motifs essentiels que : *s'agissant de la comparaison des produits et des signes : - les "logiciels" de la demande d'enregistrement contestée se retrouvant dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure, il s'agissait de produits identiques - d'autres produits et services étaient similaires ou présentaient un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les produits et services de la marque antérieure, les circonstances particulières de leur commercialisation étant sans emport et ceux-ci étant nécessaires à la prestation ou à l'utilisation de certains de ceux de la marque antérieure, de sorte que le public était fondé à leur attribuer la même origine - en revanche certains autres produits ou services ne présentaient pas de lien de complémentarité ou de relation étroite avec ceux de la marque antérieure, si bien qu'il ne s'agissait pas de produits ou services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine *s'agissant de la comparaison des signes : - l'imitation nécessitant entre les signes la démonstration d'un risque de confusion dont l'appréciation est globale et concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle fondée sur l'impression d'ensemble des deux marques en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, le terme PASSEPORT, commun aux deux marques, présentait un caractère dominant et intellectuellement conservait le même sens dans les deux signes, ce qui était de nature à entraîner un risque de confusion sur l'origine des deux signes - le signe contesté constituait donc l'imitation de la marque antérieure dont il apparaissait comme la déclinaison *il existait donc globalement un risque de confusion sur l'origine des marques dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire à l'existence d'une affiliation entre celles-ci. A l'encontre de cette décision la société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE a formé un recours par déclaration écrite déposée le 29 juin 2007 au Greffe de la Cour. Se référant à ses derniers écrits du 30 juillet 2007, elle conclut oralement à l'annulation de la décision du Directeur de l'INPI aux motifs essentiels que : - l'opposante ne produit pas des documents lui permettant de se prévaloir de l'usage du terme "Passeport" et donc de l'absence de déchéance de sa marque pour défaut d'usage ou d'exploitation par son titulaire si bien que le Directeur de l'INPI devait clôturer la procédure - les produits pour lesquels le Directeur de l'INPI a accepté l'opposition n'ont ni même nature ni même destination et ne peuvent être considérés comme similaires ou complémentaires au regard en particulier de leur utilisation et de la spécificité bancaire et financière des sociétés les proposant, telle la demanderesse au recours qui entend exploiter cette marque dans son domaine d'activité, alors que l'opposante a investi le domaine éducatif - tant visuellement que phonétiquement et conceptuellement la marque antérieure n'est pas similaire à la marque déposée, cette dernière étant composée de deux termes dont le second fait perdre à "Passeport" son individualité, inscrits dans une police de caractère différente et dont l'association renvoie à des notions différentes de celle de la marque déjà enregistrée - la marque antérieure coexiste déjà sur le territoire français en classes 9 et 38 avec de nombreuses marques construites sur le terme "Passeport", ce dont le consommateur est déjà habitué. Il n'y a donc aucun risque de confusion. Se référant à ses derniers écrits, Monsieur l Général de l'INPI conclut à la barre au maintien de sa décision en soutenant en substance que : - dès lors que l'opposante a fourni des pièces de nature à prouver l'usage de l'un des produits ou services visés dans l'opposition, et ce par elle ou une autre société, et datées dans les cinq ans précédant la demande de preuves d'usage, c'est à bon droit que l'INPI a poursuivi la procédure. - seul est à prendre en considération le libellé de la marque antérieure, peu important les activités des parties en présence. - les produits présentent des caractéristiques communes conduisant le consommateur à leur attribuer une même origine ou une similarité ou complémentarité avec ceux de la marque antérieure, la requérante ne développant aucune argumentation de nature à remettre en cause la décision sur ce point - le terme "Passeport" contient un caractère distinctif à l'égard des produits et services en cause, n'en étant pas la désignation générique, nécessaire ou usuelle pas plus que n'en désignant une caractéristique, et un caractère dominant au sens du signe contesté, l'ensemble PASSEPORT AUTO ne constituant pas une expression dotée d'un pouvoir distinctif propre dans lequel le terme PASSEPORT revêtirait un sens différent de celui qu'il possède pris isolément - la requérante ne saurait s'appuyer sur des pièces nouvelles non discutées au cours de la procédure d'opposition et, en tout état, la liste des marques comportant le terme "Passeport" est insuffisante pour établir le faible caractère distinctif de celui-ci. Se référant à ses derniers écrits du 4 janvier 2008, la SA HACHETTE LIVRE conclut à la barre au rejet du recours, à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la requérante au paiement, outre les dépens, d'un montant de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en soutenant pour l'essentiel que : - elle a justifié, au cours de l'instruction de la demande d'opposition, de l'usage de sa marque PASSEPORT, au moins pour un produit (CD ROMS) visé par l'opposition, tant par elle que par d'autres sociétés avec son accord exprès ou tacite. - si la requérante estime encourue la déchéance de la marque PASSEPORT, il lui appartient de saisir le Tribunal de Grande Instance compétent - certains produits et services figurant dans la demande d'enregistrement ont une désignation identique de celle figurant dans la marque antérieure tandis que d'autres leurs sont similaires pour être inclus dans une même catégorie générale, ou complémentaires pour être nécessairement utilisés ensemble ou relever de l'activité des seconds - les dénominations de ces deux marques présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles suffisantes pour créer un risque de confusion dans l'esprit du public, chacune étant constituée du nom commun PASSEPORT ayant même écriture et même rand d'attaque et le fait que ce mot soit répertorié sur de nombreux sites Internet ne saurait suffire à caractériser sa banalité au regard des produits et services protégés - les deux signes en présence renvoient à un concept identique, leur terme PASSEPORT ne perdant cependant ni son individualité ni son sens premier et l'adjonction d'un second terme pouvant laisser croire à une déclinaison de la marque antérieure - compte tenu de l'identité et de la très forte similitude des services désignés par les marques en présence, il s'opérera chez le consommateur une confusion inévitable entre les produits et services des deux sociétés. Selon conclusions du 31 octobre 2007, le Ministère Public déclare s'en rapporter.

SUR QUOI

LA COUR : Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments : Le recours interjeté dans les forme et délai légaux est recevable. I) Sur la clôture de la procédure d'opposition : Si les dispositions de l'article R.712-18 du Code de la propriété intellectuelle (qui énonce que la procédure d'opposition est clôturée notamment lorsque l'opposant n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue) ont un caractère impératif et doivent être appliquées d'office par l'INPI lorsqu'il est informé de la réunion des conditions impliquant leur mise en oeuvre, le Directeur de cet organisme n'a pas reçu pouvoir, hormis le cas d'un défaut de pertinence avérée, de se substituer au Tribunal pour se prononcer sur la portée exacte des pièces qui lui ont été remises pour justifier d'une éventuelle déchéance. Le seul fait que la société HACHETTE LIVRE ait justifié dans les délais impartis par l'INPI de l'usage de la marque PASSEPORT depuis moins de cinq ans pour l'un des produits ou services fondant l'opposition, en l'espèce des CD-ROMS qui font partie de la catégorie protégée des "disques compacts pour ordinateurs", empêchait l'INPI de clôturer la procédure en application de ce texte. En effet, la société HACHETTE LIVRE a communiqué à l'INPI le 15 mars 2007 notamment : - copie de pages du site Internet Hachette Education concernant des CD-ROMS de la collection PASSEPORT - copie de pages du site Internet Al apage.com proposant à la vente des CD-ROMS PASSEPORT de l'année 2005 et indiquant des soldes à partir du 10 janvier 2007 - copie des pages des sites Internet Hachette Multimédia et Amazon.fr proposant à la vente des CD-ROMS PASSEPORT notamment de 2005 et 2007 - copie des pages du site Internet EMME avec la mention "soldes 2007" et proposant à la vente des CD-ROMS PASSEPORT. De telles pièces étaient bien de nature à établir l'exploitation de la marque en France par la société HACHETTE LIVRE ou avec le consentement verbal ou implicite de cette dernière (propriétaire de la marque PASSEPORT) faisant partie du même groupe que HACHETTE MULTIMEDIA et ayant signé avec la SA EMME un contrat de licence de marque portant sur la marque PASSEPORT le 19 mars 2007 ou à tout le moins à la rendre tout à fait plausible. C'est donc à bon droit que le Directeur de l'INPI a décidé de poursuivre la procédure d'opposition, et il appartient à la demanderesse au recours de saisir le cas échéant le Tribunal de Grande Instance de PARIS sur le fondement de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle. II) Sur le fond : 1) S'agissant de la comparaison des produits et signes : L'appréciation du caractère distinctif doit s'effectuer par référence aux produits ou services désignés par la marque et non au regard de l'activité de son titulaire (Corn 19 décembre 2000) ou de celle du déposant. Dès lors il importe peu que la marque antérieure PASSEPORT soit utilisée dans le domaine éducatif alors que la marque déposée le serait dans le domaine bancaire, les libellés en présence devant être comparés tels que déposés, indépendamment des circonstances d'exploitation réelles ou supposées. Concernant les logiciels ils se retrouvent en termes identiques dans la marque enregistrée. Concernant "les cartes magnétiques ou à microprocesseurs de paiement, de crédit ou de débit", il s'agit de produits entrant dans la catégorie des "supports d'enregistrement magnétique, supports d'informations pour ordinateurs" de la marque antérieure et qui renvoient aux supports enregistrables ou déjà pré-enregistrés, peu important que les cartes de crédit bancaire distribuées par la déposante contiennent déjà des données personnelles enregistrées. De même, dans le libellé de la marque tel que déposé, il est seulement question de "tous supports d'informations pour ordinateurs", libellé à prendre seul en considération, et non d'équipement informatique à usage individuel comme le soutient la demanderesse au recours. Enfin il y a lieu d'observer à titre surabondant que bien d'autres établissements que ceux liés à l'activité bancaire et financière proposent ou utilisent de telles cartes. En conséquence, c'est à juste titre que le Directeur de l'INPI a considéré que les "disques acoustiques, agendas électroniques, bandes vidéo, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseur d'identification, cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, cassettes vidéo, cassettes audio, Cédéroms, lecteurs de codes à barres, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, supports d'enregistrements sonores, supports de données sonores, disquettes souples, supports de données magnétiques, support de données optiques, interfaces (informatiques), lecteurs (informatiques), logiciels (programmes enregistrés), moniteurs (programmes d'ordinateurs), programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), unités centrales de traitement (processeurs) " relevant tous de la catégorie générale de supports de données, constituaient des produits similaires par leur nature et fonction aux "supports d'enregistrement magnétique, supports d'informations pour ordinateurs" de la marque antérieure et que le consommateur était fondé à leur attribuer une même origine. De même la demanderesse au recours se contente d'affirmer que les "appareils pour enregistrement du son ou des images, appareils pour le traitement de l'information, appareils d'intercommunication, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, appareils pour l'enregistrement de temps, transmetteurs (télécommunications)" visés dans sa demande d'enregistrement ne sont ni similaires ni complémentaires des produits et services "tous supports d'enregistrements magnétiques, cassettes, disques optiques, vidéo disques, disquettes informatiques, disques compacts et tous supports d'informations pour ordinateurs, logiciels, communications par terminaux d'ordinateurs" de la marque antérieure. Pourtant ajuste titre le Directeur de l'INPI note, sans être véritablement contredit sur ce point, que ces produits de la demande d'enregistrement présentent un lien complémentaire et étroit avec ceux de la marque antérieure dès lors que les premiers sont nécessaires à la prestation ou à l'utilisation des seconds. Dès lors c'est avec raison qu'il a estimé ces produits et services similaires, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine. 2) S'agissant de la comparaison des signes : Le risque de confusion s'apprécie globalement, en fonction tant de l'impression d'ensemble dégagée par les deux marques en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle que des éléments distinctifs et dominants de chacun des signes. On est en présence d'une marque composée d'un seul mot (PASSEPORT) et d'une marque complexe composée de deux mots (PASSEPORT AUTO), toutes deux présentées en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. Elles ont donc en commun le terme PASSEPORT, distinctif au regard des produits et services qu'il ne désigne ni pour leur origine, ni habituellement par une de leurs caractéristiques. Outre que la demanderesse au recours ne peut se prévaloir de l'existence, avec la marque antérieure PASSEPORT, d'autres marques contenant ce terme mais sur lesquelles elle ne dispose d'aucun droit (CA PARIS 6 juin 2003), les nouvelles pièces fournies à la Cour et venant compléter celles présentées à l'appui de son argumentation pendant la procédure d'opposition ne peuvent être prises en considération pour n'avoir pas, lors de cette dernière procédure, été soumises au Directeur de l'INPI. A titre superfétatoire, la fourniture pour la première fois notamment de listes données par un moteur de recherches sur INTERNET et attestant de l'utilisation du terme PASSEPORT n'est pas susceptible d'établir son caractère banal au regard de la marque, dès lors qu'elles visent des domaines sans rapport avec la présente espèce. Contrairement à ce que soutient la demanderesse au recours, le terme PASSEPORT présente un caractère dominant au sein du signe contesté. Ainsi phonétiquement celui-ci se prononce avec une césure après le mot PASSEPORT et même si le mot AUTO n'est constitué que de deux syllabes, il n'est prononcé qu'en seconde position sans faire oublier le premier terme à un consommateur moyennement attentif qui au contraire n'aura tendance qu'à retenir le mot PASSEPORT. Par ailleurs intellectuellement le terme PASSEPORT conserve, dans les deux signes en cause, le même sens, à savoir celui d'un document administratif ou d'un permis de passer. Enfin le terme "AUTO" a un caractère distinctif faible, pouvant faire penser à "automobile" avec tous les produits et services pouvant s'y rattacher comme le fait valoir la demanderesse au recours ou au mot "automatique" avec les notions de systèmes ou encore de fonction de réglage. Dès lors et contrairement à ce que soutient cette dernière le terme AUTO ne saurait désigner l'origine commerciale des produits et services en cause en l'espèce et l'ensemble PASSEPORT AUTO ne constitue pas une expression au pouvoir distinctif propre dans lequel le terme PASSEPORT revêtirait un sens différent de celui qu'il possède pris isolément (CA PARIS 28/03/03 et CA COLMAR 26/11/03). Dans ces conditions c'est avec pertinence que le Directeur de l'INPI a considéré que les différences conceptuelles, visuelles et phonétiques des marques PASSEPORT et PASSEPORT AUTO ne suffisaient pas à écarter tout risque de confiision entre elles pour un consommateur d'attention moyenne, la seconde apparaissant au contraire comme une déclinaison de la première. Dès lors le recours sera rejeté. Par ailleurs il y a lieu de condamner la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe à verser à la SA HACHETTE LIVRE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la présente instance. Mais compte tenu de la nature du contentieux il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, - REJETTE le recours formé par la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe - La CONDAMNE à payer à la SA HACHETTE LIVRE un montant de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du Greffe aux parties et au Directeur Général de l'INPI.